93 PK/Pdt.Sus/2012

P U T U S A N

Nomor    93 PK/Pdt.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H      A G U N G

memeriksa perkara perdata khusus hak atas kekayaan intelektual (merek) dalam tingkat Peninjauan Kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. SINAR LAUT MANDIRI, yang diwakili oleh Direktur Utama YUSWADI KUNARDI, berkedudukan di Jalan Mangga Besar I Nomor 78, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Pujiati,SH., Advokat pada Kantor T. Triyanto, S.H., beralamat Jalan Cikini Raya Nomor 39, Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 April 2012, sebagai Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat;

M e l a w a n

PT. SINAR LAUT ABADI, yang diwakili oleh Direktur MINARDI AMINNUDIN KUNARDI, berkedudukan di Jalan Hayam Wuruk, Taman Sari, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ari Kanthi Sutomo,SH., dan kawan-kawan Advokat pada Kantor Hukum Tirta & Mitra, beralamat Komplek Rukan Daan Mogot Baru, Jalan Utan Jati Blok 9 B Nomor 6, Kalideres, Jakarta Barat 11840, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Juni 2012, sebagai Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 644 K/PDT.SUS/2010 tanggal 14 Desember 2011/Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 18/MEREK/2010/PN.NIAGA Jkt.Pst., tanggal 17 Mei 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat, pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa Penggugat adalah suatu badan hukum yang didirikan dan sudah ada sejak tahun 1995 berdasarkan Akta Pendirian Nomor 117 tanggal 24 Pebruari 1995, yang dibuat oleh Notaris Buniarti Tjandra, SH., Notaris di Jakarta, dan telah mendapat pengesahan sebagai badan hukum atas dasar Surat Keputusan Menkeh R.I. Nomor 02-10.403.HT.01.01. Tahun 1995, tanggal 21 Agustus 1995;

Bahwa dalam menjalankan usahanya sejak tahun 1995 hingga saat ini, Penggugat juga telah mendaftarkan badan hukum tersebut dalam daftar perusahaan dan badan hukum ini terakhir terdaftar di Suku Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kotamadya Jakarta Barat dalam Daftar Perusahaan Nomor 09.02.1.51.18740 tanggal 3 Juni 2008;

Bahwa dalam menjalankan usahanya sejak tahun 1995, Penggugat telah menggunakan merek dagang "Sinar Laut Mandiri" sebagai nama toko yang masuk dalam kategori kelas 35 dan sejak saat itu Penggugat telah mereklamekan/mengiklankan merek dagang "Sinar Laut Mandiri" tersebut di berbagai kota di Indonesia, sehingga merek dagang tersebut menjadi terkenal sebagai pusat perdagangan mur dan baut;

Bahwa Penggugat telah mendapatkan Lisensi untuk menggunakan merek "Sinar Laut Mandiri" untuk barang dan jasa kelas 6, 7, 8, dan 35 dari pemilik merek Wartono Fachrudin Kunardi yang juga selaku pendiri, pemegang saham dan Komisaris di PT.Sinar Laut Mandiri berdasarkan Perjanjian Lisensi Merek Nomor 27 tanggal 14 Desember 2009 yang dibuat di hadapan Nathalia Alvina Jinata, SH., Notaris di Jakarta, dimana perjanjian lisensi ini telah dimohonkan untuk dicatatkan di Direktorat Jenderal HKI sesuai tanda terima Nomor HKI.4.0114.0016/09 tanggal 23 Desember 2009;

Bahwa menurut ketentuan Pasal 77 Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Penggugat selaku penerima lisensi merek dapat mengajukan gugatan terhadap penggunaan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya tersebut baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan pemilik merek;

Bahwa tidak jauh dari tempat usaha Penggugat yang masih berada dalam satu kawasan di glodok, juga ada toko mur dan baut milik adik kandung Wartono Fachrudin Kunardi (pemilik merek) yang telah menggunakan nama toko yang menyerupai merek "Sinar Laut Mandiri yaitu toko "Sinar Laut Abadi" dan :Sinar Laut Perkakas";

Bahwa awalnya Penggugat tidak begitu peduli dengan pemakaian nama toko "Sinar Laut Abadi" dan "Sinar Laut Perkakas" yang menyerupai merek toko Penggugat, terlebih yang menggunakan nama toko tersebut masih adik kandung dari pemilik merek (Wartono Fachrudin Kunardi), namun dalam perkembangannya, penggunaan nama toko "Sinar Laut Abadi" dan "Sinar Laut Perkakas" yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek "Sinar Laut Mandiri" tersebut menjadi amat mengganggu dan telah menimbulkan kebingungan bagi konsumen, seolah-olah kedua toko tersebut pemiliknya sama, sehingga penggunaan nama toko yang mirip ini telah menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat, khususnya terhadap kualitas dan harga-harga barang yang dijual;

Bahwa nama toko "Sinar Laut Abadi" dan "Sinar Laut Perkakas" mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek "Sinar Laut Mandiri" yang sudah terdaftar di Kantor HKI (Hak Kekayaan Intelektual) Departemen Hukum dan HAM untuk kelas 6,7,8 dan 35, karena pada merek tersebut ada kata-kata dan bunyi yang sama dan sangat dominan yaitu kata "Sinar Laut";

Bahwa dalam suratnya Nomor HKI.4.06.00172.02/209 tanggal 19 Januari 2009, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan HAM atas pertanyaan Penggugat telah berpendapat bahwa merek "Sinar Laut Abadi" dan "Sinar Laut Perkakas" yang telah dijadikan nama toko/merek dagang oleh Tergugat, mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek "Sinar Laut Mandiri" yang telah terdaftar dengan nomor 465487, nomor DM000150454 dan nomor IDM000150593;

Bahwa akibat pemakaian nama toko "Sinar Laut Abadi" dan "Sinar Laut Perkakas" yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan nama toko/merek dagang "Sinar Laut Mandiri", Penggugat selaku penerima lisensi amat dirugikan baik secara materiil maupun moril dimana menurut ketentuan Pasal 76 Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek terhadap kerugian ini Penggugat dapat mengajukan gugatan ganti kerugian;

Bahwa besarnya kerugian materil akibat penggunaan nama toko "Sinar Laut Abadi" dan Sinar Laut Perkakas" yang menyerupai merek "Sinar Laut Mandiri" ini berupa menurunnya omzet penjualan yang besarnya Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) setiap bulannya;

Bahwa disamping kerugian materiil juga telah menimbulkan kerugian secara moril yaitu hilangnya kepercayaan pelanggan atas pelayanan dan mutu barang, sehingga sudah selayaknya Tergugat perlu dihukum untuk membuat pernyataan maaf dan tidak akan menggunakan lagi merek dagang tersebut yang dimuat di media massa Kompas, Suara Pembaharuan, dan Bisnis Indonesia;

Bahwa agar tuntutan ganti kerugian ini bila dikabulkan nantinya tidak menjadi sia-sia, maka Penggugat mohon kiranya untuk diletakan Sita Jaminan terlebih dahulu atas harta kekayaan milik Tergugat berupa tanah dan bangunan yang terletak di Komplek Pertokoan Glodok Jaya Nomor 84, Jalan Hayam Wuruk, Taman Sari, Jakarta Barat;

Bahwa berdasar ketentuan Pasal 78 Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan untuk menghindarkan kerugian yang lebih besar akibat penggunaan merek dagang sebagai nama toko yang menyerupai merek orang lain ini maka dalam provisi Penggugat mohon kiranya Tergugat diperintahkan terlebih dahulu menghentikan semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan nama toko "Sinar Laut Abadi" dan "Sinar Laut Perkakas" yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek "Sinar Laut Mandiri" dengan cara mencopot/menurunkan plang nama toko "Sinar Laut Abadi" dan "Sinar Laut Perkakas";

Bahwa karena gugatan ini didasari oleh bukti otentik yang tidak bisa disangkal lagi kebenarannya, maka putusan atas gugatan ini dapat dinyatakan dijalankan terlebih dahulu walaupun ada kasasi;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi

• - Menghukum Tergugat untuk menghentikan semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek SINAR LAUT ABADI dan SINAR LAUT PERKAKAS sebagai nama toko yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar SINAR LAUT MANDIRI dengan cara mencopot/menurunkan plang nama toko tersebut;

Dalam Pokok Perkara

1. 1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

2. 2. Menyatakan merek SINAR LAUT ABADI dan SINAR LAUT PERKAKAS yang digunakan sebagai nama toko dan usaha dagang oleh Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek SINAR LAUT MANDIRI yang terdaftar untuk kelas 6, 7, 8 dan 35 di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia;

3. 3. Menghukum Tergugat untuk menghentikan segala perbuatan termasuk penggunaan sebagai nama toko yang berkaitan dengan penggunaan nama SINAR LAUT ABADI dan SINAR LAUT PERKAKAS yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek SINAR LAUT MANDIRI;

4. 4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian secara materiil kepada Penggugat akibat penggunaan nama toko yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan nama Sinar Laut Mandiri sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) setiap bulannya terhitung sejak gugatan ini didaftarkan hingga plang papan nama toko SINAR LAUT ABADI dan SINAR LAUT PERKAKAS diturunkan/dicopot oleh Tergugat;

5. 5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian secara moriil dengan cara membuat pernyataan maaf dan berjanji untuk tidak menggunakan nama/merek toko yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek Sinar Laut Mandiri untuk dimuat di surat kabar harian Kompas, Suara Pembaharuan dan Bisnis Indonesia;

6. 6. Menyatakan sita jaminan atas tanah dan bangunan yang terletak di Komplek Pertokoan Glodok Jaya Nomor 84, Jalan Hayam Wuruk, Taman Sari, Jakarta Barat sah dan berharga;

7. 7. Menyatakan gugatan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada kasasi;

Apabila berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. A. Umum;

   1. 1. Bahwa Tergugat membantah dan menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dalam Surat Gugatan, kecuali yang secara tegas dan nyata diakui kebenarannya oleh Tergugat;

2. B. Tentang Gugatan Penggugat Kurang Pihak (exceptio plurium litis consortium);

0. 2. Bahwa pada posita angka 8 Surat Gugatan, Penggugat menyatakan seolah-olah "nama toko "Sinarlaut Abadi" dan "Sinarlaut Perkakas" mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek "Sinarlaut Mandiri"...." Halmana juga bersesuaian dengan petitum angka 2 Surat Gugatan yang memohonkan"menyatakan merek SINARLAUT ABADI dan SINARLAUT PERKAKAS yang digunakan sebagai nama toko dan usaha dagang oleh Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek SINARLAUT MANDIRI...";

1. 3. Bahwa senyatanya nama "Sinarlaut Abadi" adalah nama badan hukum Tergugat berbentuk Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas "PT. SINARLAUT ABADI" tanggal 5 Januari 1995 nomor 1 dibuat di hadapan BUNIARTI TJANDRA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia, sehingga karenanya merupakan persona standi in judicio;

2. 4. Bahwa Tergugat tidak memakai nama "SINARLAUT PERKAKAS." Nama "SINARLAUT PERKAKAS" dipakai oleh MINARDI AMINNUDIN KUNARDI sebagai nama toko dan kegiatan usahanya berdasarkan:

1. - Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) tanggal 30 Januari 1997 Nomor 25.203/09-03/PK/I/1997 Toko Sinarlaut Perkakas yang telah diperpanjang/diperbaharui terakhir dengan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) - Kecil Toko Sinarlaut Perkakas tanggal 03 September 2009 Nomor 5204/1.824.221/0909 dan

2. - Tanda Daftar Perusahaan tanggal 3 Maret 1997 Nomor 09025618641 PD Sinarlaut Perkakas yang telah diperbaharui/diperpanjang dengan Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Perorangan Sinarlaut Perkakas tanggal 11 September 2009 Nomor 09.02.5.52.18641;

5. 5. Bahwa Minardi Aminnudin Kunardi bukanlah PT SINARLAUT ABADI (Tergugat) mengingat masing-masing adalah subyek hukum yang berbeda di dalam hukum (persona standi in judicio);

Fakta, subyek hukum pemilik nama "SINARLAUT ABADI" (yang adalah PT SINARLAUT ABADI) adalah BERBEDA dengan pemilik nama toko "SINARLAUT PERKAKAS" (yaitu MINARDI AMINNUDIN KUNARDI);

5. 6. Bahwa senyatanya Penggugat mengetahui fakta bahwa Minardi Aminnudin Kunardi adalah subyek hukum yang Berbeda dengan Tergugat (PT SINARLAUT ABADI) adalah dari adanya gugatan-gugatan pembatalan merek terhadap Wartono Fachruddin Kunardi sebagai berikut:

   1. a. Gugatan pembatalan merek "SINARLAUT ABADI" nomor IDM 000165513 atas nama Wartono Fachruddin Kunardi yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai perkara nomor 59/Merek/2008/PN.Niaga. Jkt.Pst. yang diajukan oleh Tergugat melawan Wartono Fachruddin Kunardi;

   2. b. Gugatan pembatalan merek "SINARLAUT PERKAKAS" nomor IDM 000165507 atas nama Wartono Fachruddin Kunardi yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai perkara nomor 60/Merek/2008/PN.Niaga. Jkt.Pst. yang diajukan oleh Minardi Aminnudin Kunardi melawan Wartono Fachruddin Kunardi;

Penggugat tidak mungkin tidak mengetahui adanya gugatan-gugatan terhadap Wartono Fachrudin Kunardi tersebut mengingat Wartono Fachrudin Kunardi adalah pendiri, pemegang saham dan komisaris PT. Sinarlaut Mandiri (Penggugat) (vide posita angka 4 Surat Gugatan);

5. 7. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat hanya menggugat PT SINARLAUT ABADI tanpa mengikutsertakan Minardi Aminnudin Kunardi sebagai pemilik toko "SINARLAUT PERKAKAS" padahal Penggugat dalam Surat Gugatannya selain mempermasalahkan penggunaan nama "SINARLAUT ABADI" oleh Tergugat, Penggugat juga mempermasalahkan penggunaan nama "SINARLAUT PERKAKAS" oleh Minardi Aminnudin Kunardi seolah-olah memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek "SINARLAUT MANDIRI milik Penggugat;

Fakta, gugatan Penggugat adalah kurang pihak (exceptiopluriumlitisconsortium);

5. 8. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo berkenan untuk menyatakan gugatan a quo tidak dapat diterima (nietonvantkelijkverklaard);

1. C. Tentang Gugatan Kabur (obscuurlibel);

1. 1. Bahwa dalam posita angka 7 Surat Gugatan, Penggugat menyatakan "bahwa awalnya Penggugat tidak begitu peduli dengan pemakaian nama toko "Sinarlaut Abadi" dan "Sinarlaut Perkakas" yang menyerupai merek toko Penggugat, terlebih vang menggunakan nama toko tersebut masih adik kandung dari pemilik merek (Wartono Fachruddin Kunardi)....";

2. 2. Bahwa Tergugat yang menggunakan nama "SINARLAUT ABADI" adalah suatu badan hukum berbentuk perseroan terbatas (Bukan pribadi kodrati). Apabila Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat sebagai yang menggunakan nama "SINARLAUT ABADI" masih adik kandung dari pemilik merek (Wartono Fachrudin Kunardi), maka bagaimanakah mungkin suatu badan hukum berbentuk perseroan terbatas dapat memiliki hubungan saudara bahkan menjadi adik kandung dari subyek hukum pribadi kodrati (Wartono Fachrudin Kunardi) ??? Agaknya Penggugat masih rancu membedakan antara subyek hukum pribadi kodrati dengan badan hukum;

Catatan: Faktanya Minardi Aminnudin Kunardi bukanlah adik kandung melainkan kakak kandung dari Wartono Fachruddin Kunardi;

3. Bahwa bukti lain adanya kekaburan dalam gugatan a quo adalah adanya ketidakjelasan sesungguhnya yang dipermasalahkan oleh Penggugat apakah penggunaan merek "SINARLAUT ABADI" oleh Tergugat ataukah penggunaan merek "SINARLAUT PERKAKAS" oleh Minardi Aminnudin Kunardi?;

Dalam posita angka 7, 8, 9 dan 10 Surat Gugatan demikian juga dalam petitumnya angka 2, 3 dan 4 Surat Gugatan, Penggugat mempermasalahkan penggunaan nama "SINARLAUT ABADI" dan "SINARLAUT PERKAKAS" secara bersamaan dalam 1 (satu) gugatan, PADAHAL nama "SINARLAUT ABADI" dan nama "SINARLAUT PERKAKAS" adalah 2 (dua) nama/merek yang berbeda dan dimiliki serta digunakan oleh 2 (dua) subyek hukum yang berbeda yakni PT SINARLAUT ABADI (Penggugat) dan Minardi Aminnudin Kunardi;

Fakta, diajukannya gugatan a quo atas penggunaan nama "SINARLAUT ABADI" oleh Tergugat dan penggunaan nama "SINARLAUT PERKAKAS" oleh Minardi Aminnudin (2 [dua] merek berbeda yang masing-masing dimiliki oleh subyek hukum (persona standi in judicio) yang berbeda) dalam 1 (satu) gugatan a quo menjadi bukti lain yang sah dan tidak terbantahkan mengenai kekaburan/ ketidakjelasan gugatan Penggugat dalam perkara a quo (obscuurlibels);

1. 3. Bahwa berdasarkan hal tersebut, mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo berkenan untuk menolak gugatan a quo atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan a quo tidak dapat diterima (niet onvantkelijk verklaard);

1. D. Tentang Gugatan Penggugat Prematur

1. 1. Bahwa pada posita angka 9 Surat Gugatan, Penggugat mendasarkan gugatannya pada surat Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 19 Januari 2009 nomor HKI.4.06.00172.02/2009 yang seolah-olah menyatakan bahwa merek "Sinarlaut Abadi" dan "Sinarlaut Perkakas" mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek "Sinarlaut Mandiri" yang telah terdaftar dengan nomor 465487, nomor IDM000150454 dan nomor IDM000150593;

2. 2. Bahwa terkait dengan surat Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 19 Januari 2009 nomor HKI.4.06.00172.02/2009 tersebut, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui suratnya tanggal 30 Juli 3009 Nomor HKI.4.HI.06.06-193 perihal Penjelasan atas surat tanggal 19 Januari 2009 nomor HKI.4.06.00172.02/2009, telah menjelaskan bahwa "penerbitan surat Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 19 Januari 2009 nomor HKI.4.06.00172.02/2009 adalah merupakan surat biasa sebagai jawaban atas permintaan keterangan tertulis...;

3. 3. Bahwa terbitnya surat Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 19 Januari 2009 nomor HKI.4.06.00172.02/2009 tersebut didasarkan pada adanya permintaan keterangan tertulis dari Wartono Fachrudin Kunardi yang kemudian dilengkapi dengan etiket merek yang diperbandingkan yakni merek SINARLAUT ABADI, SINARLAUT PERKAKAS dengan merek SINARLAUT dan SINARLAUT MANDIRI;

4. 4. Bahwa sebelumnya Tergugat telah mengajukan Permohonan Pendaftaran Merek SINARLAUT ABADI berdasarkan Surat Permintaan Pendaftaran Merek Jasa tanggal 18 September 2008, kelas: 35, dengan nomor agenda J002008034387 dan J002008034388;

Atas permohonan pendaftaran merek tersebut, maka berdasarkan Pasal 20 ayat (2) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek: "Dalam hal Pemeriksa melaporkan hasil pemeriksaan substantif bahwa Permohonan tidak dapat didaftar atau ditolak, atas persetujuan Direktur Jenderal, hal tersebut diberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau Kuasanya dengan menyebutkan alasannya.";

1. 5. Bahwa surat Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 19 Januari 2009 nomor HKI.4.06.00172.02/2009 tersebut bukan merupakan penolakan atas permohonan pendaftaran merek "SINARLAUT ABADI" yang diajukan oleh Tergugat mengingat surat Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 19 Januari 2009 nomor HKI.4.06.00172.02/2009 tersebut bukan ditujukan kepada Tergugat, melainkan kepada Wartono Fachridun Kunardi. Hal mana dipertegas oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual melalui suratnya tanggal 30 Juli 3009 Nomor HKI.4.HI.06.06-193 perihal Penjelasan atas surat tanggal 19 Januari 2009 nomor HKI.4.06.00172.02/2009 yang menyatakan bahwa pendaftaran merek "SINARLAUT ABADI" oleh PT Sinarlaut Abadi (Tergugat) nomor agenda J002008034387 kelas 35 dan J002008034388 kelas 35 masih dalam proses;

Jika memang benar surat Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 19 Januari 2009 nomor HKI.4.06.00172.02/2009 merupakan penolakan atas permohonan pendaftaran merek "SINARLAUT ABADI" yang diajukan oleh Tergugat, mestinya Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan Hak Asas Manusia akan segera menindaklanjutinya dengan memberikan surat tertulis mengenai penolakan atas pendaftaran merek "SINARLAUT ABADI" oleh Tergugat dengan alasan memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek "SINARLAUT" dan "SINAR LAUT MANDIRI";

Faktanya, hingga saat ini pendaftaran merek "SINARLAUT ABADI" atas nama Tergugat masih dalam proses (belum ada penolakan atas permohonan pendaftaran merek "SINARLAUT ABADI" oleh Tergugat dengan alasan memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek "SINARLAUT MANDIRI milik Penggugat);

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo berpendapat bahwa merek "SINARLAUT ABADI" milik Tergugat memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek "SINARLAUT MANDIRI" milik Penggugat, maka mohon dipertimbangkan apabila dikemudian hari ternyata Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq Direktorat Merek menerima permohonan pendaftaran merek "SINARLAUT ABADI" milik Tergugat, bukankah akan menimbulkan kontradiksi???;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan Rekonvensi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

DALAM REKONVENSI

1. A. Umum;

   1. 1. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mohon agar seluruh dalil yang dikemukakan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam Konvensi dianggap diulang kembali dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dan terkait erat dengan dalil Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam Rekonvensi;

2. B. Tentang Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi Berhak Menggunakan "SINARLAUT ABADI";

0. 2. Bahwa "SINARLAUT ABADI" adalah nama badan hukum Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi, berbentuk Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas "PT. SINARLAUT ABADI" tanggal 5 Januari 1995 nomor 1 dibuat di hadapan BUNIARTI TJANDRA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia, sehingga karenanya merupakan persona standiinjudicio;

1. 3. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi juga telah mendaftarkan badan hukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kotamadya Jakarta Barat sejak tanggal 30 Januari 1995 dengan nomor pendaftaran 09021614507 dan Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas tersebut telah diperbaharui/diperpanjang terakhir tanggal 7 Oktober 2009 dengan nomor 09.02.1.51.14507. Demikian juga Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi telah memiliki ijin usaha perdagangan yang untuk pertama kalinya berupa Surat Ijin Usaha Perdagangan tanggal 20 Januari 1995 nomor 4067/09-03/PB/I/95 yang saat ini telah diperbaharui dengan terbitnya Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) - Besar tanggal 14 September 2009 nomor 03731/1.824.271;

2. 4. Bahwa mengenai nama "SINARLAUT ABADI" adalah nama badan hukum milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah juga didasarkan pada Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 18 Desember 2008 nomor 59/Merek/2008 /PN.NIAGA Jkt.Pst, pada amar nomor 6 :

"Menyatakan merek "SINARLAUT ABADI" merupakan nama badan hukum Penggugat" (vide amar Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 18 Desember 2008 nomor 59/Merek/2008/PN.NIAGA Jkt.Pst yang telah dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 30 Maret 2009 nomor 140 K/Pdt.Sus/2009 jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 081 K/Pdt.Sus/2009);

Putusan mana diperkuat dengan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 12 Nopember 2009 nomor 417/Pdt.P/2009/PN.Jkt.Bar, yang pada angka 2 amarnya menetapkan: "Menyatakan Pemohon I (PT SINARLAUT ABADI) berhak menggunakan nama SINARLAUT ABADI (baik sebagai jati diri Pemohon I maupun untuk menjalankan kegiatan usahanya di bidang perdagangan), terhitung sejak saat pertama kalinya nama Pemohon didaftarkan dalam Daftar Umum Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kotamadya Jakarta Barat (yaitu sejak tanggal 30 Januari 1995) hingga saat adanya (apabila ada di kemudian hari nanti) keputusan atau ketetapan hukum yang sah yang menyatakan sebaliknya." Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 12 Nopember 2009 nomor 417/Pdt.P/2009/PN.Jkt.Bar hingga saat ini tidak pernah dibatalkan ataupun dinyatakan tidak berkekuatan hukum tetap;

6. 6. Berdasarkan hal-hal tersebut, nyatalah bahwa Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi memiliki hak berdasarkan hukum untuk menggunakan "SINARLAUT ABADI" sebagai nama badan hukumnya.

1. C. Tentang Surat Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual tanggal 19 Januari 2009 Nomor HKI.4.06.00172.02/209;

6. 7. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah mengajukan Permohonan Pendaftaran Merek SINARLAUT ABADI berdasarkan Surat Permintaan Pendaftaran Merek Jasa tanggal 18 September 2008, kelas: 35, dengan nomor agenda J002008034387 dan J002008034388.

Atas permohonan pendaftaran merek tersebut, maka berdasarkan Pasal 20 ayat (2) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek: "Dalam hal Pemeriksa melaporkan hasil pemeriksaan substantif bahwa Permohonan tidak dapat didaftar atau ditolak, atas persetujuan Direktur Jenderal, hal tersebut diberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau Kuasanya dengan menyebutkan alasannya.";

Dengan demikian, apabila Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual bermaksud menolak permohonan pendaftaran merek "SINARLAUT ABADI" atas nama Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi maka akan memberitahukan hal tersebut kepada Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi akan penolakan tersebut;

6. 8. Bahwa atas permintaan Wartono Fachrudin Kunardi, maka Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia telah menerbitkan surat tanggal 19 Januari 2009 nomor HKI.4.06.00172.02/2009 yang menyatakan bahwa merek "SINARLAUT ABADI" dan "SINARLAUT PERKAKAS" memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek "SINARLAUT" dan merek "SINARLAUT MANDIRI";

7. 9. Bahwa selanjutnya Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui suratnya tanggal 30 Juli 3009 nomor HKI.4.HI.06.06-193 perihal Penjelasan atas surat tanggal 19 Januari 2009 nomor HKI.4.06.00172.02/2009, pernah menjelaskan bahwa "penerbitan surat Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 19 Januari 2009 nomor HKI.4.06.00172.02/2009 adalah merupakan surat biasa sebagai jawaban atas permintaan keterangan tertulis...;

8. 10. Bahwa sehubungan dengan surat Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 19 Januari 2009 nomor HKI.4.06.00172.02/2009 tersebut bukan merupakan penolakan atas permohonan pendaftaran merek "SINARLAUT ABADI" yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi mengingat surat Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 19 Januari 2009 nomor HKI.4.06.00172.02/2009 tersebut:

11. - Bukan ditujukan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, melainkan kepada Wartono Fachridun Kunardi;

12. - Merupakan surat biasa sebagai jawaban atas permintaan keterangan tertulis dari Wartono Fachridun Kunardi;

Hal mana dipertegas oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual melalui suratnya tanggal 30 Juli 2009 Nomor HKI.4.HI.06.06-193 perihal Penjelasan atas surat tanggal 19 Januari 2009 nomor HKI.4.06.00172.02/ 2009 yang menyatakan bahwa pendaftaran merek "SINARLAUT ABADI" oleh PT Sinarlaut Abadi (Tergugat) nomor agenda J002008034387 kelas 35 dan J002008034388 kelas 35 masih dalam proses;

11. 11. Bahwa Surat Direktur Merek tanggal 19 Januari 2009 nomor HKI.4.06.00172.02/2009 senyatanya menimbulkan ketidakpastian hukum serta merugikan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sehingga perlu untuk dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum tetap;

D. Tentang Merek "SINARLAUT ABADI" Tidak Memiliki Persamaan Pada Pokoknya Dengan Merek "SINARLAUT MANDIRI";

11. 12. Bahwa tentang ada tidaknya persamaan pada pokoknya antara merek "SINARLAUT ABADI" dengan merek "SINARLAUT MANDIRI", Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memutus dalam perkara nomor:

12. - 59/Merek/2008/PN.NIAGA Jkt.Pst, Judex Facti pada pertimbangan hukum halaman 53 menyatakan:

"Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan bahwa berdasarkan persamaan pada pokoknya antara SINARLAUT ABADI nama badan hukum dengan merek SINARLAUT MANDIRI, menurut hemat Majelis adalah tidak tepat mengingat persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya tersebut ditujukan terhadap merek dan bukan terhadap persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama badan hukum yang jelas-jelas bukan merek" (vide amar Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 18 Desember 2008 nomor 59/Merek/2008/PN.NIAGA Jkt.Pst yang telah dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 30 Maret 2009 nomor 140 K/Pdt.Sus/2009 jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 081 K/Pdt.Sus/2009);

- 60/Merek/2008/PN.NIAGA Jkt.Pst, Judex Facti pada pertimbangan hukum halaman 48 alinea 1 dinyatakan bahwa:

"Menimbang, bahkan Penggugat (Minardi Aminnudin Kunardi) lebih dulu menggunakan merek dengan kata-kata "Sinar Laut ditambah satu kata dibelakangnya" untuk memberi nama usahanya yaitu PT. Sinar Laut Abadi pada tanggal 5 Januari 1995, sehingga dari fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa penggunaan Merek "Sinar laut Perkakas" oleh Penggugat bukanlah dengan tujuan untuk meniru atau membonceng ketenaran merek Tergugat I ataupun dengan tujuan untuk mengecoh para konsumen Tergugat I (Wartono Fachrudin Kunardi) tetapi karena merek tersebut merupakan merek milik "keluarga" yang telah digunakan oleh orangtua Penggugat dan Tergugat I sejak lama,... justru seharusnya Penggugatlah yang harus menyatakan keberatan dengan penggunaan merek"Sinar Laut Mandiri" karena merek tersebut digunakan Tergugat I setelah Penggugat memakai merek "Sinar Laut Abadi" sehingga sangat tidak adil apabila pendaftaran merek yang dilakukan Tergugat I tersebut kemudian digunakan Tergugat I untuk "mengesahkan" langkah Tergugat I melarang Penggugat untuk menggunakan merek "Sinar Laut Perkakas" dengan dalil karena ada persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar"Sinar Laut Mandiri" milik Tergugat I karena kedua merek tersebut, sesungguhnya berasal dari "merek milik keluarga" yang tumbuh dan berkembang bersama, sehingga sejak awal baik Penggugat maupun Tergugat I telah tahu dan menyadari bahwa meskipun keduanya sama-sama memakai kata-kata 'Sinar Laut" namun merek mereka sesungguhnya berbeda. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka dalil Tergugat I tersebut harus ditolak;" Putusan mana telah dibenarkan oleh Mahkamah Agung melalui putusannya nomor 180K/Pdt.Sus/2009;

13. Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, maka yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya adalah:

"Kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara Merek yang satu dan Merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut";

Dengan demikian, prinsip dasar untuk menentukan adanya persamaan pada pokoknya (similar) atau persamaan pada keseluruhannya (identical) untuk menolak suatu permohonan pendaftaran merek adalah:

1. a. adanya persamaan visual, yakni penilaian yang diukur dari sudut pandang merek itu sendiri, baik warna, cara penempatan, bentuk, atau kombinasi unsur-unsur tersebut yang dapat mengecoh atau menyesatkan konsumen terhadap asal-usul merek yang satu dengan yang lain. Dengan kata lain kesan yang ditimbulkan suatu merek tidak boleh menyamai merek orang lain;

2. b. adanya persamaan fonetik/bunyi pengucapan adalah penilaian yang diukur berdasarkan cara pengucapan atau bunyi yang sama. Adanya persamaan bunyi terhadap dua merek yang berbeda dapat menimbulkan kesan tumpang tindih antara merek yang satu dengan yang lainnya. Akibatnya dapat mengecoh atau menyesatkan konsumen;

3. c. adanya persamaan secara konseptual adalah penilaian yang diukur berdasarkan adanya kesamaan filosofi dan makna yang terkandung dalam merek tersebut. Apabila suatu merek menggunakan bahasa asing yang lazim digunakan/diketahui khalayak akan artinya, maka pemeriksa merek dapat menolaknya dengan merek lain yang berarti sama. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan pengetahuan masyarakat terhadap bahasa asing tersebut;

Tabel perbandingan:

Pembanding	SINARLAUT MANDIRI	SINARLAUT ABADI	Keterangan
Persamaan secara visual	kata SINARLAUT berada di bagian atas tulisan kata MANDIRI dan pada sebelahnya tergambar garis vertikal sebanyak 9 (sembilan) kali	Kata SINARLAUT ABADI tertulis secara berjajar dan ada gambar logo dan gambar mur dan baut	Tidak sama
persamaan secara fonetik	bunyi pengucapan kata SINARLAUT MANDIRI	bunyi pengucapan kata SINARLAUT ABADI	Tidak sama karena memiliki laval yang berbeda, tidak menyesatkan konsumen
Persamaan secara konseptual	kata MANDIRI menurut kamus besar Bahasa Indonesia karangan W.J.S POERWADARMINTA memiliki arti "keadaan dapat berdiri sendiri atau tidak bergantung pada orang lain"	kata ABADI pada merek SINARLAUT ABADI menurut kamus besar Bahasa Indonesia karangan W.J.S POERWADARMINTA mempunyai arti" tidak berkesudahan"	Tidak sama
Kesimpulan: merek "SINARLAUT ABADI" tidak memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek "SINARLAUT MANDIRI"

14. Bahwa sejatinya PT SINARLAUT ABADI dan PT SINARLAUT MANDIRI berasal dari kegiatan usaha yang semula dimiliki dan dijalankan oleh Idahjati Kusni (Ibu Kandung Wartono F. Kunardi dan Minardi Aminnudin Kunardi) dengan nama SINARLAUT, yang sudah ada setidak-tidaknya diketahui sejak tahun awal tahun 1976. Dan nama "SINARLAUT" hingga saat ini masih digunakan oleh Ibu Idahjaty Kusni, yakni sebagai nama perusahaan dalam "PT SINARLAUT ABADI" yang didirikan dan dimiliki Ibu Idahjaty Kusni bersama-sama dengan Minardi Aminnudin Kunardi. Selain dan selebihnya Ibu Idahjaty Kusni hanya memberikan ijin menggunakan nama SINARLAUT kepada Wartono Fachrudin Kunardi untuk digunakan pada nama PT SINARLAUT MANDIRI dan kepada Minardi Aminnudin Kunardi untuk digunakan pada nama Toko SINARLAUT PERKAKAS;

Dengan demikian, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi berhak untuk menggunakan nama "SINARLAUT ABADI" sebagai nama badan hukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

15. Bahwa Surat Direktur Merek tanggal 19 Januari 2009 nomor HKI.4.06.00172.02/2009 didasarkan pada bukti-bukti (etiket merek) yang diajukan oleh Wartono Fachrudin Kunardi, tidak didasarkan pada keseluruhan fakta-fakta tersebut di atas. Dengan demikian nyatalah bahwa merek SINARLAUT ABADI tidaklah memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek SINARLAUT MANDIRI;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. A. DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

1. 1. Menerima eksepsi Penggugat untuk seluruhnya;

2. 2. Menolak gugatan Penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (nietontvanklijkverklaard);

Dalam Provisi

• - Menolak permohonan Penggugat dalam provisi untuk seluruhnya, atau setidak- tidaknya menyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya (niet ontvanklijk verklaard);

Dalam Pokok Perkara

• - Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya (niet ontvanklijk verklaard);

1. B. DALAM REKONVENSI

1. 1. Menerima gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

2. 2. Menyatakan nama/merek "SINARLAUT ABADI" tidak memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek "SINARLAUT MANDIRI";

3. 3. Menyatakan Surat Direktur Merek tanggal 19 Januari 2009 nomor HKI.4.06.00172.02/2009 tidak berkekuatan hukum tetap dan mengikat;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan Nomor 18/MEREK/2010/ PN.NIAGA JKT.PST., tanggal 17 Mei 2010 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM PROVISI :

• - Menolak Gugatan Provisi;

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI :

• - Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

1. 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

2. 2. Menyatakan merek SINAR LAUT ABADI dan SINAR LAUT PERKAKAS yang digunakan sebagai nama toko dan Usaha dagang oleh Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek SINAR LAUT MANDIRI yang terdaftar untuk kelas 6, 7, 8 dan 35 di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan hak Asasi Manusia;

3. 3. Menghukum Tergugat untuk menghentikan segala perbuatan termasuk penggunaan sebagai nama toko yang berkaitan dengan penggunaan nama SINAR LAUT ABADI dan SINAR LAUT PERKAKAS yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek SINAR LAUT MANDIRI;

4. 4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

DALAM REKONVENSI :

1. - Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI :

1. - Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI Nomor 644 K/PDT.SUS/2010 tanggal 14 Desember 2011 sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PT. SINAR LAUT ABADI tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 18/MEREK/2010/PN.NIAGA Jkt.Pst, tanggal 17 Mei 2010;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Provisi:

1. - Menolak gugatan Provisi;

Dalam Konvensi:

1. - Tentang Eksepsi:

   • ⎫ Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

   • - Tentang Pokok Perkara:

• ⎫ Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

• - Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi:

• - Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam kasasi ini yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung/Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Termohon Kasasi dahulu Penggugat pada tanggal 20 Maret 2012 kemudian terhadapnya oleh Termohon Kasasi dahulu Penggugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 April 2012 diajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 3 Mei 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 05 PK/HaKI/2012/PN.NIAGA Jkt.Pst, jo. Nomor 644 K/Pdt.Sus/2010 jo. Nomor 18/Merek/2010/PN.NIAGA Jkt.Pst. tanggal 3 Mei 2012, permohonan mana diikuti dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 3 Mei 2012;

Bahwa setelah itu oleh Pemohon Kasasi yang pada tanggal 14 Mei 2012 telah diberitahukan tentang memori peninjauan kembali, diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 13 Juni 2012;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tidak diatur mengenai pemeriksaan peninjauan kembali, maka Mahkamah Agung mengacu kepada ketentuan Pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. I. Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan memutus perkara Nomor 644 K/Pdt.Sus/2010 telah melakukan kekeliruan dan kekhilafan yang nyata dengan menyatakan bahwa hak lisensi yang diberikan kepada Pemohon Peninjauan Kembali (Termohon Kasasi/Penggugat) adalah hak lisensi non eksklusif sehingga Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/ Penggugat tidak dapat menggugat pihak-pihak Tergugat/Pemohon Kasasi/ Termohon Peninjauan Kembali, dimana pertimbangan ini nyata-nyata bertentangan dengan Pasal 3 jo. Pasal 46 jo. Pasal 77 Undang-Undang Nomor15 Tahun 2001 tentang Merek yang menyatakan penerima lisensi (tanpa membedakan eksklusif atau non eksklusif) dianggap sama seperti pemilik merek dan dapat mengajukan gugatan atas pelanggaran merek secara sendiri;

1. 1. Bahwa Majelis Hakim Agung dalam pertimbangan hukum yang dimuat dalam putusan Nomor 644 K/Pdt.Sus/2010 hal.51 alinea ke-2 menyebutkan bahwa "meneliti Perjanjian Lisensi Merek Nomor 27 tertanggal Senin 14 Desember 2009 bahwa hak lisensi yang diberikan oleh Tn. Wartono Fachrudin Kunardi kepada Yuswadi Kunardi jelas dan tegas hutan merupakan hak lisensi eksklusif menggunakan merek pihak pertama untuk kelas 6, 7, 8 dan 35, dengan demikian yang diberikan adalah hak lisensi non-eksklusif, berarti bahwa pihak penerima lisensi sudah harus sadar dari sejak awal dia bukan diberi "hak monopoli" untuk merek tersebut, dan di lapangan di pasaran akan berkompetisi dengan pemegang merek-merek yang serupa atau mirip";

2. 2. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Agung tingkat kasasi tersebut menunjukkan adanya kekeliruan dan kekhilafan yang nyata dalam memeriksa dan memutus perkara a quo sebab pertimbangan hukum tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 jo. Pasal 46 jo pasal 77 Undang - Undang Nomor15 Tahun 2001 tentang Merek;

3. 3. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek disebutkan: "Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya."

Selanjutnya ketentuan Pasal 46 Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek juga menyebutkan bahwa "Penggunaan merek terdaftar di Indonesia oleh penerima lisensi dianggap sama dengan penggunaan merek tersebut di Indonesia oleh pemilik merek";

1. 4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 jo. Pasal 46 Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, amat jelas dinyatakan bahwa hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik merek terdaftar untuk menggunakan sendiri mereknya ataupun memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya melalui lisensi, dimana penggunaan merek oleh penerima lisensi ini dianggap sama dengan penggunaan merek tersebut oleh pemilik merek, artinya keeksklusifan hak atas merek tersebut juga melekat pada penerima lisensi dalam menggunakan merek yang dilisensikan tersebut;

Jadi pengertian hak ekslusif itu melekat pada hak atas merek bukan pada pengertian lisensi, dimana hak atas merek ini dapat digunakan sendiri atau dilisensikan kepada pihak lain, sehingga dengan adanya lisensi maka segala hak berikut ke eksklusifannya beralih kepada penerima lisensi;

Bahwa didalam Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, khususnya dalam ketentuan yang mengatur tentang lisensi tidak dikenal adanya penerima lisensi dengan hak eksklusif ataupun non eksklusif, dimana dalam hal ini Majelis Hakim Agung di tingkat kasasi nyata-nyata telah keliru karena dalam pertimbangannya telah membuat pembedaan antara perfrima lisensi merek dengan hak eksklusif dan hak non eksklusif;

1. 5. Bahwa selain itu, pertimbangan hukum Majelis Hakim Agung tersebut juga amat bertentangan dengan ketentuan Pasal 77 Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang menyebutkan bahwa "Gugatan atas pelanggaran merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 dapat diajukan oleh penerima lisensi merek terdaftar baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan pemilik merek yang bersangkutan";

2. 6. Bahwa ketentuan Pasal 77 Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek di atas, secara eksplisit menyebut "penerima lisensi merek" (tidak disebut "penerima lisensi merek dengan hak eksklusif ataupun non eksklusif') yang berhak mengajukan gugatan pembatalan merek sehingga amat jelas bahwa penerima lisensi mempunyai hak yang sama dengan pemilik merek terdaftar untuk mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis, berupa; a) gugatan ganti rugi; dan/atau b) gugatan penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut, dimana dalam hal ini tidak ada pembedaan antara penerima lisensi dengan hak eksklusif ataupun penerima lisensi dengan hak non eksklusif;

3. 7. Bahwa selain itu Majelis Hakim Agung tingkat kasasi juga telah keliru dalam menyebutkan pihak penerima lisensi, dimana dalam pertimbangan hukumnya sebagaimana dimuat pada halaman 51 paragraf ke-2 putusan Nomor 644 K/PDT.SUS/2010, disebutkan penerima lisensi adalah Yuswadi Kunardi, padahal dalam perkara ini jelas-jelas yang bertindak selaku Penggugat dan penerima lisensi adalah PT.Sinar Laut Mandiri;

4. 8. Bahwa Tuan Wartono Fahcrudin Kunardi selaku pemilik merek terdaftar Sinar Laut Mandiri di kelas 6,7,8 dan 35 telah melisensikan mereknya tersebut kepada PT.Sinarlaut Mandiri (Pemohon Peninjauan Kembali) dan tidak pernah melisensikan merek-mereknya tersebut kepada pihak lain sehingga amat jelas PT. Sinarlaut Mandiri selaku penerima lisensi memiliki hak eksklusif untuk menggunakan merek Sinarlaut Mandiri di kelas 6,7,8 dan 35 sehingga mengacu pada ketentuan Pasal 77 Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2001, Pemohon Peninjauan Kembali (PT.Sinarlaut Mandiri) mempunyai hak untuk mengajukan gugatan kepada Termohon Peninjauan Kembali;

1. II. Bahwa stelsel perlindungan merek yang dianut Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2001 adalah stelsel konstitutif yang memberikan perlindungan hukum kepada pendaftar pertama (First to File/Filling Date) sehingga pertimbangan Majelis Hakim Agung yang menyatakan PT. SINAR LAUT ABADI sudah ada sebelum PT. SINAR LAUT MANDIRI maka terbukti merek Sinar Laut bukan dimiliki oleh Pemohon Peninjauan Kembali adalah merupakan suatu kekeliruan yang nyata karena domain badan hukum berbeda dengan domain merek dan sesuai ketentuan yang dimuat dalam penjelasan Pasal 6 ayat (3) huruf a Undang - Undang Nomor15 Tahun 2001 disebutkan apabila nama badan hukum hendak dijadikan merek dagang maka nama badan hukum tersebut harus didaftar dalam Daftar Umum Merek;

1. 1. Bahwa didalam pertimbangan hukum putusan Nomor644 K/Pdt.Sus/2010 hal.51 Majelis Hakim Agung telah menyatakan: "Bahwa oleh karena PT. Sinar Laut Abadi sudah ada sebelum PT. Sinar Laut Mandiri mendaftarkan merek, maka terbukti bahwa nama Sinar Laut bukan milik Termohon Kasasi";

2. 2. Bahwa pertimbangan hukum yang demikian adalah amat keliru sebab Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek menganut stelsel konstitutif yang memberikan perlindungan hukum bagi pendaftar pertama (asas First to File/Filling Date) dan bukan stelsel deklaratif yang memberikan perlindungan hukum bagi pemakai pertama, (vide Pasal 3 jo. Pasal 6 Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek);

3. 3. Bahwa apabila Termohon Peninjauan Kembali (PT. Sinar Laut Abadi) mengklaim sebagai pemilik merek Sinarlaut Abadi maka Termohon Peninjauan Kembali harus dapat membuktikan kepemilikan mereknya tersebut telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek sebelum merek Sinarlaut Mandiri didaftarkan oleh Tuan Wartono Fachrudin Kunardi dan jika Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat membuktikan hal itu, maka Termohon Peninjauan Kembali terlebih dahulu harus membatalkan pendaftaran merek Sinarlaut Mandiri atas nama Tuan Wartono Fachrudin Kunardi tersebut;

4. 4. Bahwa faktanya, hingga saat ini merek Sinarlaut Mandiri atas nama Tuan Wartono Fachrudin Kunardi yang telah dilisensikan kepada Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah dibatalkan sehingga mengacu pada ketentuan Pasal 77 Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Tuan Wartono Fachrudin Kunardi qq penerima lisensi (Pemohon Peninjauan Kembali) dapat mengajukan gugatan terhadap pihak Termohon Peninjauan Kembali yang tanpa izin telah menggunakan merek Sinarlaut Abadi dan Sinarlaut Perkakas yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek Sinarlaut Mandiri sebagai merek toko;

5. 5. Bahwa menurut Venantia Sri Hadiarianti, dalam bukunya "Konsep Dasar Pemberian Hak dan Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual", Gloria Yuris Vol.8 Nomor 2, 2008, hal.6 disebutkan bahwa: "Dengan Konsep Kekayaan, maka HKI perlu diberi perlindungan hukum dan hak. Dan oleh si pemilik hak itu perlu dipertahankan eksistensinya terhadap siapa saja yang menggunakan tanpa ijin";

6. 6. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, terbukti bahwa pertimbangan Majelis Hakim Agung yang menyatakan PT. Sinarlaut Abadi sudah berdiri lebih dulu dari pada PT. Sinar Laut Mandiri sehingga nama sinar Laut terbukti bukan milik Termohon kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali amatlah menyimpang dari prinsip perlindungan merek sebagaimana dianut Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan pertimbangan tersebut sudah berada diluar konteks perlindungan hukum merek yang membuktikan bahwa majelis hakim agung ditingkat kasasi telah melakukan kekeliruan dan kekhilafan yang nyata dalam memeriksa dan memutus perkara Nomor 644 K/PDT.SUS/2010 sebab domain hukum perusahaan dan domain hukum merek berada pada domain yang berbeda sebagaimana dipertegas Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 118/PUU-VII/2009;

7. 7. Bahwa Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 118/PUU-VII/2009 hal.73 tanggal 5 Maret 2010 perihal pengujian Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek terhadap Undang - Undang 1945 yang dimohonkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (vide bukti P-42) telah menegaskan bahwa "Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2001 menegaskan bahwa merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek. Implementasi dari hak eksklusif tersebut adalah perlindungan hukum kepada merek-merek yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek atau yang lazim dikenal dengan system konstitutif." Dan Mahkamah juga menegaskan bahwa "Penggunaan nama badan hukum dan penggunaan nama bidang usaha adalah domain hukum yang berbeda dengan domain hukum merek, sehingga meskipun Pemohon telah memenuhi ketentuan hukum mengenai badan hukum dan wajib daftar usaha, tetapi ketika Pemohon menggunakan merek yang sama yang telah didaftarkan oleh orang lain, perbuatan Pemohon dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Dengan demikian, para Pemohon telah keliru dalam mengkonstruksikan hukum dengan membangun asumsi bahwa jika sebuah nama badan hukum telah mendapat pengesahan dari Menteri yang berwenang dan jika sebuah nama kegiatan usaha telah didaftarkan kepada lembaga yang berwenang maka dengan sendirinya para Pemohon juga dibenarkan menggunakan nama badan hukum dan nama kegiatan usahanya sebagai merek dari barang dan/atau jasa yang dihasilkan";

1. III. Tuan Wartono Fachrudin Kunardi selaku pemilik terdaftar merek-merek dengan unsur kata "Sinarlaut" telah mengajukan gugatan pembatalan merek Sinar Laut Abadi milik Termohon Peninjauan Kembali yang didapat setelah adanya gugatan ini yang terdaftar dalam perkara Nomor 36/Merek/ 2011/PN.NIAGA Jkt.Pst jo.735 K/PDT.SUS/2011 dan saat ini merek Sinarlaut Abadi milik Termohon Peninjauan Kembali telah dinyatakan batal (vide bukti PK-1 dan PK-2), dimana putusan pembatalan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga hal ini membuktikan bahwa Tuan Wartono Fachrudin Kunardi adalah satu-satunya pemilik merek Sinarlaut Mandiri dan merek-merek dengan unsur kata "sinarlaut" lainnya yang sah;

1. 1. Bahwa Tuan Wartono Fachrudin Kunardi selaku pemilik terdaftar atas merek Sinar Laut Mandiri dan merek-merek dengan unsur kata "sinarlaut" telah mengajukan gugatan pembatalan atas merek Sinar Laut Abadi yang didapat Termohon Peninjauan Kembali setelah adanya gugatan dalam perkara ini sebagaimana terdaftar dalam perkara Nomor 36/Merek/ 2011/PN.Niaga.Jkt. Pst jo.735 K/PDT.SUS/2011 di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. (Vide bukti PK-1 dan PK-2);

2. 2. Bahwa dalam gugatan tersebut merek Sinar Laut Abadi milik Termohon Peninjauan Kembali telah dinyatakan batal sehingga membuktikan bahwa Tuan Wartono Fachrudin Kunardi adalah satu-satunya pemilik yang sah atas merek Sinarlaut Mandiri dan merek-merek sinarlaut lainnya;

3. 3. Bahwa dengan demikian menjadi suatu fakta hukum yang tidak terbantahkan lagi Pemberi lisensi (Tuan Wartono Fachrudin Kunardi) sebagai pemilik yang sah dan satu-satunya merek Sinar Laut Mandiri dan merek-merek sinarlaut dikelas 6,7,8 dan 35 sehingga lisensi yang diberikan kepada Pemohon Peninjauan Kembali bersifat eksklusif sebab lisensi tersebut telah diberikan oleh orang yang benar-benar berhak atas merek tersebut dan lisensi atas merek tersebut hanya diberikan khusus kepada Pemohon Peninjauan Kembali saja;

4. 4. Bahwa hal ini juga membuktikan bahwa kepemilikan merek Sinar Laut Mandiri dan merek-merek sinarlaut kelas 6,7,8 dan 35 oleh Tuan Wartono Fachrudin Kunardi tidak terbantahkan lagi kebenarannya sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Agung dalam putusan Nomor644 K/Pdt.Sus/2010 hal.51 menunjukkan adanya kekeliruan dan kekhilafan yang nyata sehingga harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa Majelis tidak menemukan adanya suatu kekeliruan atau kesalahan yang nyata yang dibuat oleh Judex Juris;

Bahwa hak lisensi yang dimiliki Pemohon Peninjauan Kembali “Bukan Hak Lisensi Eksklusif, berarti pihak Pemohon Lisensi tidak menerima hak monopoli terhadap merk Tersebut;

Bahwa alasan Peninjauan Kembali hanya merupakan perbedaan pendapat dengan Judex Juris sehingga bukan merupakan alasan Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat/ Mahkamah Agung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: PT. Sinar Laut Mandiri tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam semua tingkat peradilan dan pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan, (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri / Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu / Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten/ Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek/ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : PT. SINAR LAUT MANDIRI tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar ongkos perkara dalam semua tingkat peradilan dan pemeriksaan peninjauan kembali, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 25 Pebruari 2013 oleh Dr. H. Mohammad Saleh, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soltoni Mohdally, S.H., M.H., dan H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan dibantu oleh Budi Hapsari, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota :         Ketua Majelis,

Ttd./ Soltoni Mohdally,SH.,MH.                          Ttd./ DR.H. Mohammad Saleh,SH.,MH.,

Ttd./ H. Mahdi Soroinda Nasution,SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Ongkos-ongkos :                                              Ttd./ Budi Hapsari, SH.   

1. M e t e r a i ………………..……    Rp 6.000,00

2. R e d a k s i ……………….……    Rp 5.000,00

3. Administrasi PK…... ……….….. Rp 9.989.000,00

J u m l a h ……… …………………Rp 10.000.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI,SH.,MH.

NIP. 19591207 1985 12 2 002.