28 PK/Pdt.Sus-HKI/2014

P U T U S A N

Nomor 28 PK/Pdt.Sus-HKI/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual (merek) pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

STEVEN ERWIN WIJAYA, bertempat tinggal di Jalan Surya Timur Blok B/1, RT.002/005 Kedoya Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Mansur Alwini,SH.,MH., dan kawan, para Advokat, beralamat di Jalan Depsos XIV Nomor 13 A, Bintaro, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Oktober 2013, sebagai Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat;

Melawan

PTGARUDAFOOD PUTRA PUTRI JAYA, berkedudukan di Jalan Raya Pati Juana Km.2,3 Pati, Jawa Tengah, yang diwakili oleh Direktur Utama dan Direktur PT Garudafood Putra Putri Jaya, Hardianto Atmadja dan Robert Chandra K.A, berkedudukan di Wisma GarudaFood, Jalan Bintaro Raya Nomor 10A, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Marcia Wibisono,SH.,MH., dan kawan-kawan, para Advokat, beralamat di Multivision Tower, Lantai 3, Unit 03, Jalan Kuningan Mulia Lot 9B, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 November 2013, sebagai Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 366 K/Pdt.Sus/2012 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat, pada pokoknya sebagai berikut:

Latar belakang dari gugatan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa selaku Pemilik merek KI-KO yang terdaftar sejak tangal 5 Januari 1993 dengan Nomor 554379 (ex-nomor 285375), maka Penggugat layak dan patut mendapat perlindungan hukum dan mempunyai kapasitas untuk mengambil langkah hukum dalam menjaga hak atas mereknya, yaitu dengan mengajukan gugatan pembatalan ini;

2. Bahwa terdapatnya pendaftaran merek KEIKO atas nama Tergugat dengan Nomor IDM000043243 telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, sehingga Penggugat sangat berkepentingan untuk mengajukan gugatan Pembatalan atas merek KEIKO daftar Nomor IDM000043243 atas nama Tergugat tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;

3. Bahwa oleh karena merek KEIKO daftar Nomor IDM000043243 atas nama Tergugat adalah merek yang didaftarkan atas dasar iktikad tidak baik serta berpotensi bertentangan dengan ketertiban umum, maka gugatan pembatalan ini dapat diajukan tanpa batas waktu sebagaimana ketentuan Pasal 69 ayat (2) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;

Adapun alasan dan dasar hukum diajukannya Gugatan Pembatalan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Pemilik merek KI-KO yang telah lama terdaftar dan digunakan untuk berbagai jenis barang yang diproduksi dan diedarkan secara luas di pasaran, diantaranya berbagai macam produk yang termasuk dalam kelas 30;

2. Bahwa merek KI-KO milik Penggugat telah mendapatkan perlindungan hukum karena telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek pada Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI c.q. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual c.q. Direktorat Merek, sejak tanggal 5 Januari 1993 dibawah nomor pendaftaran 285375, dan telah diperbaharui tertanggal 5 Januari 2003 dengan nomor perpanjangan 554379, untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 30 (bukti P-1);

Oleh sebab itu berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Penggugat mempunyai hak eksklusif untuk menggunakan sendiri merek tersebut atau memberi ijin kepada pihak lain untuk menggunakannya;

3. Bahwa selain terdaftar di Kelas 30 untuk melindungi jenis barang: "segala macam snack yaitu: cheese balls, cheese sticks, chocolate sticks, potato chips, corn chips, teng-teng kacang, kue wafer, biscuit, roti, kembang gula, dodol, es konsumsi, dan es krim, sebagaimana tersebut di atas, merek KI-KO milik Penggugat juga telah terdaftar untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas lainnya, seperti:

   • Pendaftaran merek KI-KO Nomor IDM000266457 tertanggal 18 Desember 2008 untuk melindungi kelas barang 29,30 dan 32 (bukti P-2.1);

   • Pendaftaran merek KI-KO Nomor IDM000266458 tertanggal 18 Desember 2008 untuk melindungi kelas barang 29,30 dan 32 (bukti P-2.2);

   • Pendaftaran merek KI-KO Nomor IDM000267594 tertanggal 18 Desember 2008 untuk melindungi kelas barang 30 (bukti P-2.3);

   • Pendaftaran merek KI-KO Nomor IDM000267595 tertanggal 18 Desember 2008 untuk melindungi kelas barang 30 (bukti P-2.4);

4. Bahwa sebelumnya merek KI-KO daftar Nomor 554379 (ex-nomor 285375) serta daftar Nomor IDM000266457, IDM000266458, IDM000267594 dan IDM000267595 didaftarkan oleh Penggugat atas nama PTUnican Surya Agung. Akan tetapi pada saat ini nama pemiliknya telah berubah menjadi Steven Erwin Wijaya, yaitu Penggugat sendiri berdasarkan pengalihan hak, yang telah dicatat dalam Daftar Umum Merek pada Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI c.q. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual c.q. Direktorat Merek tertanggal 2 Agustus 2011 dengan Nomor HKI.4.01.04.0416/11 (bukti P-3) dan Nomor HKI.4.01.04.0926/11 (bukti P-4). Dengan demikian Penggugat mempunyai kapasitas dan merupakan pihak yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan ini;

5. Bahwa produk-produk dengan merek KI-KO milik Penggugat tersebut telah bertahun-tahun dan secara konsisten digunakan dan dipasarkan di seluruh wilayah Indonesia. Berkaitan dengan peredaran dan pemasarannya, produk-produk dengan merek KI-KO tersebut telah terjamin kwalitasnya, teruji secara klinis dan memenuhi standar kesehatan yang terbukti dengan diperolehnya izin dan terdaftar pada Departemen Kesehatan Republik Indonesia c.q. Badan Pengawas Obat dan Makanan (bukti P- 5);

6. Bahwa dalam rangka memperkenalkan produknya kepada masyarakat luas, Penggugat telah melakukan berbagai upaya bersamaan dengan investasi dan pemasaran produk Penggugat di pasaran berbagai wilayah, yaitu melakukan berbagai kegiatan promosi secara gencar seperti pembuatan brosur, katalog, serta pemasangan iklan di berbagai media cetak, maupun elektronik, audio visual serta melalui situs internet: http://www.unican.co.id (bukti P-6);

7. Bahwa atas jerih payah disertai biaya yang tidak sedikit tersebut, merek KI-KO milik Penggugat menjadi dikenal secara luas di kalangan masyarakat pada umumnya atau konsumen pada kususnya, yang mana konsumen menjadi familiar dengan produk-produk merek KI-KO tersebut. Oleh sebab itu Penggugat sangat berkepentingan untuk mengambil tindakan atau langkah hukum terhadap pihak-pihak yang turut menjiplak dan mendompleng atau turut menikmati hasil upaya Penggugat tersebut dengan cara memproduksi dan memasarkan produk dengan menggunakan merek yang menyerupai merek KI-KO milik Penggugat;

Dengan demikian gugatan pembatalan merek KEIKO atas nama Tergugat yang diajukan oleh oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang menyatakan "Gugatan pembatalan pendaftaran merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 atau Pasal 6;

8. Bahwa diketahui oleh Penggugat ternyata di dalam Daftar Umum Merek pada Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI c.q. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual c.q. Direktorat Merek terdaftar pula merek "KEIKO" di bawah Nomor IDM000043243 atas nama Tergugat, tertanggal 28 Juli 2005 untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam Kelas 30 (bukti P-7);

9. Bahwa Penggugat sangat keberatan dengan terdaftarnya merek "KEIKO" di bawah Nomor IDM000043243 atas nama Tergugat, karena secara faktual merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya maupun secara keseluruhannya dengan merek-merek "KI-KO" milik Penggugat yang telah dikenal secara luas di kalangan masyarakat pada umumnya maupun konsumen pada ksususnya;

10. Bahwa adanya persamaan antara merek-merek KI-KO milik Penggugat dengan merek KEIKO milik Tergugat terbukti dari penulisan maupun pengucapan kedua merek tersebut karena keduanya sama - sama terdiri dari 2 (dua) suku kata yaitu awalan KEI atau KI dan suku kata kedua KO;

Penulisan merek terdaftar Nomor 554379 (ex-nomor 285375) milik Penggugat:	Penulisan merek terdaftar Nomor IDM000043243 atas nama Tergugat: KEIKO
KI-KO	KEIKO

Dalam hal ini penulisan kata KI-KO maupun KEIKO merupakan unsur utama yang paling menonjol pada kedua merek tersebut. Penulisan kedua merek tersebut sama-sama menggunakan huruf kapital dan berwarna hitam putih;

Dengan penulisan kata yang terdiri dari susunan dan urutan huruf-huruf yang sama, sudah dapat dipastikan dalam menyebutkan kedua merek tersebut akan menimbulkan bunyi ucapan yang sama antara satu dengan lain;

11. Bahwa disamping itu ternyata merek KEIKO daftar Nomor IDM000043243 atas nama Tergugat, digunakan untuk barang yang sama dan sejenis dengan barang-barang yang didaftarkan atas nama Penggugat untuk merek yang sama yaitu merek KI-KO daftar Nomor 554379 (ex-nomor 285375) serta daftar Nomor IDM000266457, IDM000266458, IDM000267594 dan IDM000267595 untuk melindungi kelas barang 30;

12. Bahwa keberatan Penggugat atas terdaftarnya merek "KEIKO" Nomor IDM000043243 atas nama Tergugat sangat beralasan, karena apabila Tergugat menggunakan merek tersebut untuk barang sejenis dengan merek yang sama milik Penggugat, maka hal tersebut dapat mengacaukan persepsi masyarakat mengenai asal usul barang atau menimbulkan kesan seolah-olah barang yang diproduksi oleh Tergugat berasal dari Penggugat atau sebaliknya atau terdapat hubungan yang erat antara Penggugat dan Tergugat;

13. Bahwa karena didominasi dengan persamaan dan unsur-unsur yang lebih menonjol antara merek KI-KO dan merek KEIKO serta sama-sama digunakan pada jenis barang yang termasuk dalam Kelas 30 maka dalam pemasaran kedua merek tersebut dipastikan akan menempati display yang sama. Hal ini tentunya dapat membingungkan, mengecoh dan berakibat menyesatkan konsumen dalam memilih produk;

Kondisi ini tentu sangat merugikan Penggugat, karena Penggugat telah mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk mempromosikan dan melakukan berbagai kegiatan dalam memperkenalkan mereknya dan menjaga kwalitas produknya sehingga menjadi dikenal dan familiar di kalangan masyarakat luas;

14. Bahwa pada dasarnya ada banyak perbendaharaan kata, kreasi suku kata maupun frase baik yang hanya berupa penamaan maupun yang memiliki arti tertentu, yang dapat dipilih sebagai merek tanpa mencontoh atau menjiplak merek pihak Iain yang sudah lebih dulu terdaftar. Dengan demikian digunakannya kata KEIKO yang mempunyai persamaan dengan merek "KI-KO" milik Penggugat, semakin memperjelas adanya iktikad tidak baik tersebut, karena paduan huruf-huruf yang membentuk kata yang serupa serta digunakan untuk jenis barang yang sama, tidak mungkin merupakan suatu kebetulan, melainkan ada faktor kesengajaan dengan maksud membonceng merek yang telah lebih dahulu terdaftar milik Penggugat, tanpa berupaya membuat kreasi, mencari atau menciptakan sendiri;

15. Bahwa tak dapat dipungkiri pendaftaran merek "KEIKO" milik Tergugat dilandasi dengan iktikad tidak baik yaitu terinspirasi dan membonceng keberadaan merek "KI-KO" milik Penggugat yang telah lebih dulu terdaftar maupun beredar di pasaran bahkan dikenal secara luas berkat berbagai upaya yang telah dilakukan Penggugat;

Oleh karena itu pendaftaran merek "KEIKO" Nomor IDM000043243 atas nama Tergugat sudah sepatutnya dibatalkan karena hak khusus atas suatu merek hanya dapat diberikan kepada pendaftar yang beriktikad baik (Pasal 4 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek);

16. Bahwa dasar iktikad tidak baik dari pendaftaran merek "KEIKO" Nomor IDM000043243 milik Tergugat dapat dipastikan, karena merek yang sama milik Penggugat telah didaftarkan dan digunakan jauh lebih dahulu (sejak 5 Januari 1993), dibandingkan pendaftaran merek milik Tergugat. Adapun merek "KEIKO" Nomor IDM000043243 milik Tergugat baru diajukan permintaan pendaftarannya setelah merek KI-KO milik Penggugat mendapat tempat di pasaran berkat upaya-upaya yang dilakukan oleh Penggugat dalam mempromosikan mereknya;

17. Bahwa di dalam Penjelasan Pasal 4 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek menyebutkan: "Pemohon yang beriktikad baik adalah Pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apapun untuk membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen. Contohnya, merek dagang A yang sudah dikenal masyarakat secara umum sejak bertahun-tahun, ditiru demikian rupa sehinga memiliki persamaan pada pokoknya maupun secara keseluruhan dengan merek dagang A tersebut dalam contoh itu sudah terjadi iktikad tidak baik dari peniru karena setidak-tidaknya patut diketahui unsur kesengajaannya dalam meniru merek dagang yang sudah dikenal tersebut";

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dari dalil-dalil yang Penggugat kemukakan pada butir 14 sampai 16 di atas, terbukti bahwa merek KEIKO daftar Nomor IDM000043243 telah didaftarkan atas dasar iktikad tidak baik. Oleh karena itu pendaftaran merek KEIKO daftar Nomor IDM000043243 tersebut seharusnya dibatalkan sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagai berikut:

1. Putusan Nomor 150K/PDT/1984, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa
   "Terhadap pendaftaran/pemakaian merek yang sama, baik bentuk huruf
   maupun tulisannya sama dengan merek milik orang lain dikwalifisir
   sebagai pendaftar yang beriktikad tidak baik";

2. Putusan Nomor 7 K/N/HaKI/2003, tanggal 30 April 2003 yang pada intinya
   menyebutkan bahwa "Tergugat sebelum mendaftarkan merek VANSON
   atas namanya, telah mengetahui adanya merek milik Penggugat dalam
   kelas yang sama, sehingga dapat diduga Tergugat dengan sengaja meniru
   merek dagang milik Penggugat yang sudah dikenal. Dengan demikian
   terbukti bahwa pendaftaran merek oleh Tergugat tersebut didasarkan pada
   iktikad tidak baik";

1. Bahwa sementara Putusan Nomor 021 K/N/HaKI/2003, tanggal 25 September 2003 yang telah menjadi Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI yang menyatakan "Bahwa perbuatan iktikad tidak baik Tergugat mendaftarkan merek GIOJIEN CO yang pada pokoknya sama dengan merek Penggugat GIO JEANS CO, adalah upaya Tergugat untuk menyesatkan (misleading) khalayak ramai akan asal usul barang, serta merupakan perbuatan yang tidak dapat dibenarkan untuk mencapai tujuan yang tidak jujur (dishonesty purpose), sehingga apabila hal tersebut dibiarkan akan bertentangan dengan kepentingan umum";

Sebagaimana yurisprudensi tersebut, terdaftarnya merek KEIKO yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek KI-KO milik Penggugat yang telah lebih dahulu terdaftar dan dikenal di kalangan masyarakat luas, berakibat timbulnya persaingan uasaha yang tidak sehat antara Penggugat dengan Tergugat yang mana dalam hal ini Penggugat dalam posisi yang dirugikan. Apabila hal ini terus dibiarkan maka kerugian bagi Penggugat akan terus bertambah. Kondisi tersebut merupakan indikasi bahwa pendaftaran merek KEIKO Nomor IDM00043243 telah bertentangan dengan ketertiban umum;

19. Bahwa perbuatan mendaftarkan merek yang mengandung persamaan pada
    pokoknya atau keseluruhanya dengan merek pihak Iain yang lebih dulu terdaftar dan dikenal secara luas oleh masyarakat pada umumnya atau konsumen pada khususnya, dengan maksud mengejar keuntungan tanpa mempedulikan kepentingan pemilik merek yang terdaftar lebih dahulu, patut dikwalifikasikan sebagai perbuatan yang melanggar ketertiban umum yaitu khususnya di kalangan Pengusaha/Industriawan terhadap peniruan merek-merek terdaftar. Oleh sebab itu sesuai dengan ketentuan Pasal 69 ayat (2) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek "Gugatan pembatalan ini dapat diajukan tanpa batas waktu";

20. Bahwa berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas merek "KEIKO" daftar Nomor IDM000043243 atas nama Tergugat seharusnya tidak dapat didaftarkan dan/ atau harus ditolak oleh Tergugat karena didasari dengan iktikad tidak baik dan mempunyai persamaan pada pokoknya maupun secara keseluruhannya dengan merek milik Penggugat yang telah lebih dulu terdaftar dan dikenal di kalangan masyarakat secara luas, sehingga berpotensi melanggar ketertiban umum. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (1) b, Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, yang berbunyi:

Pasal 4:

"Merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beriktikad tidak baik";

Pasal 6 ayat (1):

Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut:

a. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;

21. Bahwa oleh karena terdaftarnya merek "KEIKO" Nomor IDM00043243 atas nama Tergugat merupakan suatu kekeliruan sebab tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Merek sebagaimana dalil-dalil yang dikemukakan di atas, maka sudah sepatutnya pendaftaran merek milik Tergugat tersebut dibatalkan;

Berdasarkan hal - hal yang dikemukakan di atas, dan dengan didukung oleh bukti - bukti yang Penggugat ajukan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Jo. Pasal 4 dan pasal 6 ayat (1) huruf a serta Pasal 69 ayat (2) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Penggugat selaku pihak yang berkepentingan berhak untuk mengajukan gugatan pembatalan merek ini. Oleh karena itu Penggugat mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Niaga Semarang agar berkenan memutuskan perkara ini sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik dan pendaftar pertama atas merek "KI-KO" yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek pada Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI c.q. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual c.q. Direktorat Merek dengan Nomor 554379 (ex-nomor 285375) untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam Kelas 30;

3. Menyatakan merek "KEIKO" daftar Nomor IDM000043243 Kelas 30 atas nama Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek "KI-KO" milik Penggugat;

4. Menyatakan bahwa pendaftaran merek "KEIKO" Nomor IDM000043243 atas nama Tergugat didasari dengan itikad tidak baik;

5. Menyatakan batal menurut hukum pendaftaran merek "KEIKO" Nomor IDM000043243 atas nama Tergugat dalam Daftar Umum Merek, pada Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI c.q. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual c.q. Direktorat Merek, dengan segala akibat hukumnya;

6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Niaga Semarang untuk menyampaikan Putusan ini kepada Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI c.q. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual c.q. Direktorat Merek supaya Putusan Pengadilan Niaga Semarang ini segera dilaksanakan dengan membatalkan merek "KEIKO" daftar Nomor IDM000043243 Kelas 30 atas nama Tergugat dari Daftar Umum Merek;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Atau:

Mohon putusan yang seadil - adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

• Bahwa pada pokoknya dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam Surat Gugatannya tidak benar, oleh karena itu Tergugat menolak dan menyangkal secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat dalam jawaban ini. Keberatan dan sangkalan Tergugat atas dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

• Eksepsi tentang Penggugat tidak mempunyai kapasitas mengajukan gugatan (error in person) dan eksepsi tentang gugatan kurang pihak (plurium litis consortium);

1. Bahwa tentang pihak yang berkepentingan mengajukan gugatan pembatalan merek menurut Pasal 68 ayat (1) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek adalah:

"Gugatan pembatalan pendaftaran Merek dapat diajukan oleh pihak yang
berkepentigan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6";

2. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 68 ayat (1) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, "yang dimaksud dengan pihak yang berkepentingan antara lain: jaksa, yayasan/ lembaga di bidang konsumen, dan majelis/ lembaga keagamaan";

3. Bahwa dalam gugatan perkara yang diajukan oleh Steven Erwin Wijaya ini tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan (error in persona), dikarenakan Steven Erwin Wijaya tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang berkepentigan untuk mengajukan gugatan Pembatan Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;

4. Bahwa dalam hukum acara perdata dikenal bentuk error in persona yang lain disebut plurium litis consortium, pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat:

   • Tidak lengkap, masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai Penggugat atau ditarik sebagai Tergugat;

   • Oleh karena itu gugatan mengandung error in persona dalam bentuk plurium litis consortium, dalam arti gugatan yang diajukan kurang pihaknya (vide M.Yahya Harahap,S.H., Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, Halaman 112);

5. Bahwa dalam materi gugatan Penggugat mempunyai unsur kekaburan gugatan karena kurang pihak dimana gugatan hanya ditujukan kepada Tergugat saja. Padahal diketahui sebagaimana dalil gugatan Penggugat telah menyebutkan pihak lain (Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI c.q. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual c.q. Direktorat Merek) sebagai pihak yang berwenang dalam penerbitan sebuah sertifikat merek, perpanjangan jangka waktu perlindungan merek bahkan hingga pengalihan hak atas merek terdaftar. Atas hal tersebut Penggugat tidak bisa menjadikan hanya Tergugat PT Garudafood Putra Putri Jaya sebagai Tergugat, seharusnya pihak lain dalam jabatannya tersebut harus masuk sebagai subjek Tergugat minimal sebagai Turut Tergugat;

6. Bahwa dengan demikian jelas telah terjadi kekaburan/ kekeliruan dikarenakan Penggugat tidak mempunyai hak untuk mengajukan gugatan serta adanya kekurangan pihak sebagai subjek Tergugat. Oleh karena itu sudah sepatutnya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Perdata pada Pengadilan Niaga Semarang, menolak gugatan Penggugat dan biaya perkara dibebankan kepada Penggugat atau sekurang-kurangnya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

• Eksepsi tentang gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah daluwarsa.

  1. Bahwa menurut Pasal 69 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang berbunyi: "Gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran merek";

  2. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah lewat waktu lebih dari 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran merek KEIKO tersebut yang terdaftar pada tanggal 28 Juli 2005 maka gugatan Penggugat terhadap Tergugat telah daluwarsa dan sudah sewajarnya gugatan Penggugat ditolak dan biaya perkara dibebankan kepada Penggugat (vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 29 K/Pdt.Sus/2011);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang agar memberi putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Menyatakan bahwa merek KEIKO, kelas barang/ jasa 30, daftar Nomor IDM000043243 milik Tergugat tidak mempunyai persamaan pada pokoknya maupun persamaan pada keseluruhannya dengan Merek KIKO milik Penggugat;

3. Menyatakan bahwa Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Merek KEIKO, kelas barang/ jasa 30, daftar Nomor IDM000043243 yang telah dicatatkan pada Direktur Merek Dit.Jend.Hak Kekayaan Intelektual Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia milik Tergugat yang beriktikad baik;

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang telah memberi Putusan Nomor 04/HAKI/M/2011/PN Niaga Smg., tanggal 12 Maret 2012 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

• Mengabulkan eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

• Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

• Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.061.000,00 (satu juta enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 366 K/ Pdt.Sus/2012 tanggal 9 Juli 2012 sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Steven Erwin Wijaya, tersebut;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat pada tanggal 14 Mei 2013, terhadap putusan tersebut, oleh Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Oktober 2013 mengajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Niaga Semarang pada tanggal 7 November 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 04/HaKI.M/2011/ PN Smg., Jo. Nomor 08/HaKI.M/PK/2013/PN Smg., permohonan tersebut disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga Semarang tersebut pada tanggal 7 November 2013;

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat pada tanggal 20 November 2013, kemudian Termohon Peninjauan Kembali/ Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat mengajukan jawaban alasan peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga Semarang pada tanggal 7 Desember 2013;

Menimbang, bahwa oleh karena Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek tidak mengatur mengenai pemeriksaan peninjauan kembali, maka Mahkamah Agung dalam mempertimbangkan perkara ini mengacu kepada ketentuan Pasal 67, 68, 69, 71, dan 72 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa permohonan Peninjauan Kembali diajukan karena vide Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia mengandung kehilafan/kealpaan Hakim dalam memutus sesuai Pasal 67 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;

Bahwa sebelum Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan alasan-alasan terlebih dahulu bahwa Permohonan Peninjauan Kembali diajukan telah sesuai dengan ketentuan undang-undang;

A. Pengajuan permohonan Peninjauan Kembali.

Bahwa putusan kasasi diputus pada tanggal 9 Juli 2012 dan Pemohon Peninjauan Kembali menerima pemberitahuan Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I. tertanggal 14 Mei 2013 lewat delegasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, bahwa pengajuan peninjauan kembali sesuai ketentuan diatur oleh Undang Undang yaitu 180 hari atau 6 bulan, maka permohonan peninjauan kembali telah sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh undang-undang.

B. Memori Peninjauan Kembali.

Bahwa memori peninjauan kembali diajukan oleh Pemohon pada tanggal 7 November 2013 sehingga telah sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh undang-undang;

Adapun alasan dan keberatan-keberatan permohonan peninjauan kembali diajukan terhadap Putusan Kasasi Mahkamah Agung tertanggal 9 Juli 2012 dengan Nomor Perkara Nomor 366 K/Pdt.Sus/2012 Jo. Putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor 04/HaKI.M/2011/PN Smg., sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 366 K/Pdt.Sus/2012 dalam hal ini Majelis Hakim yang memutus tidak benar dan mengandung kekeliruan dan kehilafan yang bertentangan dengan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004, perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 hal mana jelas salah penerapan hukum maupun pertimbangan hukum yang sangat bertentangan dengan undang-undang;

2. Bahwa vide Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 366 K/Pdt.Sus/2012 yang telah diputuskan pada tanggal 9 Juli 2012, tanpa serta merta ditanda tangani oleh salah satu Hakim Agung yang sebagai Hakim Anggota yaitu: Bapak H.Muhammad Taufik,S.H.,M.H., yang telah meninggal dunia pada tanggal 17 Desember 2012, bahwa putusan kasasi itu mengandung cacat hukum dan bertentangan dengan undang-undang dan harus dapat dibatalkan, seharusnya Ketua Majelis Hakim Agung mencari penggantinya untuk dapat ditetapkan sebagai Hakim Agung anggota, hal mana setiap putusan tersebut harus ditanda tangani oleh Ketua Majelis Hakim Agung dan diikuti oleh kedua Hakim Agung anggota untuk menjadikan putusan tersebut benar dan sah berlakunya sesuai ketentuan undang-undang;

3. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sangat keberatan terhadap putusan Kasasi Nomor 366 K/Pdt.Sus/2012 dan menolak dengan tegas putusan tersebut karena mengandung cacat hukum dan telah salah ataupun keliru dalam penerapan hukum dan bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga tidak memenuhi rasa keadilan;

4. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sangat keberatan terhadap Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 366 K/Pdt.Sus/2012 Jo. perkara Nomor 04/ HaKI.M/2011/PN Smg., telah salah dalam penerapan hukum perihal gugatan Penggugat daluarsa itu tidak benar tanpa menerapkan ketentuan Pasal 4 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang menyatakan “merek tidak dapat didaftarkan atas dasar permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik”;

Didalam Penjelasan Pasal 4 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, menyatakan “Pemohon yang beriktikad baik adalah Pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apapun untuk membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen”;

Unsur-unsur terpenting untuk menentukan adanya itikad tidak baik sesuai yurisprudensi Putusan Pengadilan Niaga Nomor 94/merek/2011/PN Niaga Jkt.Pst., mengenai itikad tidak baik, yaitu:

• Adanya niat untuk menguntungkan usaha Pemohon Pendaftaran sekaligus merugikan pihak lain;

• Melalui cara penyesatan konsumen atau perbuatan persaingan curang atau menjiplak atau menumpang ketenaran merek orang lain;

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sangat keberatan terhadap Putusan Kasasi Nomor 366 K/Pdt.Sus/2012 Jo. perkara Nomor 04/HaKI.M/2011/PN Smg., karena telah salah dalam penerapan hukum hal mana tanpa membahas dan mempertimbangkan pokok perkara dan langsung mengabulkan eksepsi Tergugat dengan menyatakan: “gugatan Penggugat tidak dapat diterima”, hal ini sangat bertentangan dengan ketentuan hukum dan undang-undang;

2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sangat keberatan terhadap Putusan Kasasi Nomor 366 K/Pdt.Sus/2012 Jo. perkara Nomor 04/HaKI.M/2011/PN Smg., karena telah salah dan keliru dalam penerapan hukum dan mengabaikan hal-hal yang sebenarnya merupakan petunjuk, bahwa merek milik Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Tergugat Asal yaitu: “KEIKO” dengan merek milik Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Penggugat asal yaitu “KIKO” yang terlebih dahulu terdaftar dan beredar secara luas di pasaran Indonesia, dikutip berdasarkan yurisprudensi MARI Nomor 279/PK/Pdt/1992 tertanggal 6 Januari 1998 menyatakan:

“Merek yang digunakan sama secara keseluruhannya atau mempunyai persamaan pada pokoknya dapat dideskripsikan yaitu sama bentuk, sama komposisi, sama kombinasi, sama unsur-unsur elemen, persamaan bunyi, persamaan ucapan, persamaan penampilan”;

7. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sangat keberatan terhadap Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 366 K/Pdt.Sus/2012 yang mempertimbangkan perihal penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat Kasasi, bahwa jelas-jelas pada pokok perkara di tingkat Pengadilan Niaga Perkara Nomor 04/HaKI.M/2011/PN Smg., pokok perkaranya belum diperiksa sedangkan memori kasasi oleh Pemohon Kasasi tidak membahas perihal alat bukti, maka sangat jelas putusan kasasi Mahkamah Agung mengandung kesalahan hukum atau kelalaian dalam penerapan hukum dan undang-undang, maka putusan kasasi Mahkamah Agung tersebut haruslah ditolak atau dibatalkan serta Majelis Hakim Agung Peninjauan Kembali dapat mengadili sendiri dan serta memutuskan perkara yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan setelah meneliti memori peninjauan kembali tanggal 7 November 2013 dan kontra memori peninjauan kembali tanggal 17 Desember 2013 dihubungkan dengan putusan Judex Juris dan Judex Facti, ternyata tidak terdapat adanya kekeliruan Hakim/kekeliruan nyata dalam putusan Judex Juris sedangkan Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, Majelis Kasasi telah mengabulkan eksepsi sehingga tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok perkara;

Alasan peninjauan kembali merupakan pengulangan hal-hal yang telah dipertimbangkan dengan benar oleh Majelis Kasasi;

Putusan kasasi tidak cacat sekalipun tidak ditandatangani oleh alm. H. M. Taufik, S.H., M.H., tetapi ditandatangani Ketua Mahkamah Agung R.I. dan pada waktu putusan kasasi dibacakan di sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 9 Juli 2012 dihadiri oleh alm. H. M. Taufik, S.H., M.H., sebelum meninggal dunia tanggal 17 Desember 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjuan Kembali STEVEN ERWIN WIJAYA, tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali STEVEN ERWIN WIJAYA, tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 30April2014 oleh Dr. H. Mohammad Saleh, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soltoni Mohdally, S.H., M.H., dan Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., L.LM., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum padahariitujuga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan Florensani Kendenan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota : Ketua Majelis,

TTD/ Soltoni Mohdally, S.H., M.H. TTD/ Dr. H. Mohammad Saleh, S.H., M.H.

TTD/ Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., L.LM.

Panitera Pengganti,

TTD/ Florensani Kendenan, S.H.,M.H.

Biaya Peninjauan Kembali :

1. M e t e r a i.......................... Rp  6.000,00

2. R e d a k s i......................... Rp 5.000,00

3. Administrasi PK…..…......... Rp 9.989.000,00

Jumlah................................. Rp10.000.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.

NIP.1959 1207 1985 12 2 002.