358 K/Pdt.Sus-HaKI/2013

P U T U S A N

Nomor 358 K/Pdt.Sus-HaKI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual (merek) pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT KRAKATAU STEEL (Persero) Tbk., suatu perseroan terbatas menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia, yang diwakili oleh Direktur Utama, Irvan Kamal Hakim, berkedudukan di Jalan Industri Nomor 5, Cilegon, Propinsi Banten, dalam hal ini memberi kuasa kepada Fahmi Assegaf, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Graha CIMB Niaga Lt.11, Jalan Jend. Sudirman Kav.58, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Desember 2012;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

Melawan

PT PERWIRA ADHITAMA SEJATI, yang diwakili oleh Direktur Utama, Hirmon Tjandi, S.E., berkedudukan di Jalan Pluit Sakti Raya Nomor 103 Blok A Kav. Nomor 7, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Sabar Sigalingging, S.H., dan kawan, Para Advokat, beralamat di Graha Marhaban Jalan Kemakmuran Nomor 17A, Marga Jaya, Bekasi Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Mei 2013, sebagai Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Badan Usaha Milik Negara yang didirikan oleh Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Akta Notaris Nomor 34 tanggal 23 Oktober 1971 yang bergerak dalam bidang industri baja terpadu dan terbesar di Indonesia;

2. Bahwa sebagai Badan Usaha Milik Negara PT Krakatau Steel (Persero) Tbk mempunyai andil besar terhadap pembangunan infrastruktur Negara Republik Indonesia dan sudah dikenal luas oleh masyarakat pengguna baja maupun masyarakat Indonesia, sehingga dalam berbagai kesempatan PT Krakatau Steel selalu memperkenalkan nama perusahaannya dan memberikan tanda pada setiap produknya dengan nama dan label “KS” yaitu singkatan dari Krakatau Steel, baik di media cetak maupun elektronik, sehingga masyarakat Indonesia sangat akrab dengan nama dan label "KS" yang berarti Krakatau Steel;

3. Bahwa kata "KS" adalah singkatan nama perusahaan Penggugat yaitu Krakatau Steel yang sengaja dijadikan merek dagang oleh Penggugat, dengan tujuan agar konsumen atau masyarakat luas dapat membedakan hasil produksi Penggugat dengan hasil produksi pihak lain;

4. Bahwa merek "KS" milik Penggugat telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek, pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum & HAM R.I, yaitu:

1. Merek "KS" daftar Nomor IDM000063036 tanggal pengajuan 17 Juni 2004, untuk melindungi jenis barang dalam kelas 06, yaitu baja tulangan (reinforcing steel bar), ulir (deform), polos (plain), baja profil (steel section), profil I, U, H, L, Round, Flat;

2. Merek "KRAKATAU STEEL + LOGO" daftar Nomor IDM000048501 tanggal pengajuan 12 Februari 2004, untuk melindungi jenis barang dalam kelas 06, yaitu Besi spons (spons iron), baja kawat batangan (wire rod steel), baja lonjoran (billet steel), baja slab (slab steel), baja profil (steel profile), baja beton (steel bar), baja kawat paku (nail wire steel), baja canai panas gulungan (hot rolled steel coil), baja canai panas pelat (hot rolled steel plate), baja canai dingin gulungan (cold rolled steel coil), baja canai dingin lembaran (cold rolled steel sheet);

3. Merek "KS POLE" daftar Nomor 418285 tanggal pengajuan 01 Agustus 1997 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 06 yaitu tiang telepon bentuk taper segi delapan BTKC (Baja Tahan Korosi Cuaca);

4. Merek "KS POLE" daftar Nomor IDM000 184782, yang merupakan perpanjangan merek "KS POLE" daftar Nomor 418285;

5. Bahwa atas usaha Penggugat tersebut, Penggugat telah melakukan promosi yang gencar dan besar-besaran, baik melalui media cetak maupun media elektronik, serta investasi yang tentunya mengeluarkan biaya yang tidak sedikit, dengan tujuan agar merek Penggugat tersebut dikenal oleh masyarakat umum dan konsumen yang menggunakan produk dari merek Penggugat tersebut di atas, sebagaimana yang dimaksud dalam penjelasan Pasal 6 ayat 1 huruf b Undang Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001;

6. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 740 K/Pdt.Sus/2009 tanggal 3 Juni 2010 mengenai pembatalan merek KS-HI daftar Nomor IDM000077035, Penggugat telah dinyatakan sebagai pendaftar pertama dan satu-satunya pemilik dan pemakai merek "KS" dan merek "KS POLE" yang telah terkenal di masyarakat Indonesia, sehingga Penggugat mempunyai hak tunggal untuk menggunakan merek "KS" dan merek "KS POLE";

7. Bahwa selain itu, berdasarkan Putusan Nomor 08 PK/Pdt.Sus/2010 tanggal 15 Juni 2010 mengenai pembatalan merek KS-TI daftar Nomor 544977, Penggugat juga telah dinyatakan sebagai pendaftar pertama dan satu-satunya pemilik dan pemakai merek "KS" dan merek "KS POLE" yang telah terkenal di masyarakat Indonesia, sehingga Penggugat mempunyai hak tunggal untuk menggunakan merek "KS" dan merek "KS POLE";

8. Bahwa berdasarkan putusan-putusan dari badan peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap (vide bukti P-5 dan P-6), Penggugat telah mengirimkan surat Nomor: 174/PP/X/10 tertanggal 1 Oktober 2010 kepada Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum & HAM R.I (bukti P-7) untuk memohon agar Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum & HAM R.I menolak permintaan pendaftaran merek-merek yang mengandung unsur merek KS untuk jenis barang dalam kelas 06, yang diajukan oleh pihak lain yang beriktikad tidak baik, sehingga seharusnya setelah adanya putusan-putusan dari badan peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut (vide bukti P-5 dan P-6), tidak ada lagi merek-merek yang menggunakan unsur merek KS yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum & HAM R.I.;

9. Bahwa diketahui oleh Penggugat, ternyata tanpa persetujuan Penggugat, Tergugat telah mendaftarkan merek dagang "IKS" untuk kelas barang 06, daftar Nomor IDM000005524 pada tanggal 9 Mei 2003, yang telah terdaftar pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum & HAM R.I pada tanggal 22 April 2004;

10. Bahwa Penggugat sangat keberatan dengan pendaftaran merek "IKS" daftar Nomor IDM000005524 (vide bukti P-8), karena merek "IKS" milik Tergugat jelas mempunyai persamaan pada pokoknya untuk barang yang sejenis dengan merek Penggugat yang telah terdaftar lebih dahulu, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan, kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapannya, sebagaimana yang dimaksud pada penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;

11. Bahwa merek Tergugat merupakan jiplakan belaka dari merek Penggugat yang telah terdaftar lebih dahulu (First to File) daripada merek Tergugat, sehingga pendaftaran merek Tergugat tersebut dapat dikategorikan sebagai pendaftaran yang diajukan oleh Pendaftar yang beriktikad tidak baik dan karenanya tidak patut untuk dilindungi, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 Undang Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001;

12. Bahwa iktikad tidak baik Tergugat dalam mendaftarkan merek "IKS", adalah dengan cara meniru, mendompleng, menjiplak merek Penggugat, karena sebelum Tergugat mengajukan pendaftaran merek "IKS", untuk kelas barang 06, Tergugat telah mengenal dengan baik produk-­produk dan merek-merek "KS", "KRAKATAU STEEL + LOGO", dan "KS POLE" milik Penggugat. Bahwa sesungguhnya masih banyak merek lain yang dapat dimintakan pendaftarannya oleh Tergugat asalkan Tergugat benar-benar mengajukan pendaftarannya lahir dari suatu ide/inspirasi sendiri, artinya suatu pendaftaran merek lahir dari suatu karya intelektual, bukan dengan cara meniru, mendompleng, menjiplak, menggunakan merek "KS", "KRAKATAU STEEL + LOGO", dan "KS POLE" milik Penggugat yang sudah terdaftar lebih dahulu;

13. Bahwa sulit untuk dibayangkan niat lain dari Tergugat dengan mendaftarkan merek "KSSIS", merek "KSI", merek "KSLS", merek "KSSK", merek "KSSI", merek "IKSJI", merek "IKSTY", dan merek "KSSKS" yang jelas mempunyai persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya dengan merek "KS", "KRAKATAU STEEL + LOGO", maupun merek "KS POLE" milik Penggugat, kecuali hanya niat untuk meniru, mendompleng, menjiplak, dan mengambil keuntungan secara sepihak dari ketenaran merek "KS", "KRAKATAU STEEL + LOGO", maupun merek "KS POLE" milik Penggugat yang telah dengan susah payah dibangun oleh Penggugat selama bertahun-tahun dengan biaya yang besar, termasuk diantaranya biaya untuk memperoleh perlindungan hukum terhadap merek "KS", "KRAKATAU STEEL + LOGO", maupun "KS POLE" dan biaya untuk promosi/iklan dalam rangka memperkenalkan produk-produknya;

14. Bahwa mengingat merek "KS", "KRAKATAU STEEL + LOGO", maupun "KS POLE" milik Penggugat telah dikenal oleh masyarakat Indonesia dan juga mengingat bahwa merek Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek Penggugat, maka patut diyakini bahwa apabila merek-merek tersebut digunakan secara bersamaan dalam perdagangan, sudah pasti akan menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh, atau menyesatkan masyarakat luas sebagai konsumen tentang asal usul produksi barang Tergugat, yang akan menganggap bahwa barang-barang yang berasal dari Tergugat yang menggunakan merek "KSSIS", merek "KSI", merek "KSLS", merek "KSSK", merek "KSSI", merek "IKSJI", merek "IKSTY", dan merek "KSSKS" dikira berasal dari Penggugat, sehingga hal ini tentu akan sangat merugikan Penggugat, dan karenanya Tergugat dapat dikategorikan sebagai pendaftar yang beritikad tidak baik dan tidak patut untuk mendapatkan perlindungan hukum, dengan demikian cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan pembatalan atas merek Tergugat tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat 1 Undang Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001;

15. Bahwa karena keterkenalan dan ketenaran merek dagang Penggugat, patut dikhawatirkan apabila khalayak ramai akan mengasosiasikan atau menghubungkan antara Tergugat dengan Penggugat, maka adalah sangat beralasan Penggugat menuntut pembatalan atas merek "IKS" daftar Nomor IDM000005524 atau setidak-tidaknya dinyatakan batal;

16. Bahwa karena terdaftarnya merek Tergugat "IKS" daftar Nomor IDM000005524 pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum & HAM RI, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk berkenan memerintahkan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum & HAM R.I., untuk mencoret pendaftaran merek "IKS" daftar Nomor IDM000005524 atas nama Tergugat dari Daftar Umum Merek dan selanjutnya mengumumkan Pembatalan pendaftaran merek tersebut dalam Berita Resmi Merek, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 70 ayat 3 jo. Pasal 71 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Penggugat adalah sebagai Pendaftar pertama dan satu-satunya Pemilik merek "KS", "KRAKATAU STEEL + LOGO", dan "KS POLE" yang telah dikenal di masyarakat Indonesia sehingga Penggugat mempunyai hak tunggal untuk menggunakan merek "KS", "KRAKATAU STEEL + LOGO", dan "KS POLE" tersebut;

3. Menyatakan merek "IKS" daftar Nomor IDM000005524 atas nama Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya dengan merek "KS" daftar Nomor IDM00063036, merek "KRAKATAU STEEL + LOGO" daftar Nomor IDM000048501, dan merek "KS POLE" daftar Nomor IDM000 184782 milik Penggugat;

4. Menyatakan batal menurut hukum pendaftaran merek "IKS" daftar Nomor IDM000005524 atas nama Tergugat dengan segala akibat hukumnya;

5. Memerintahkan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum & HAM R.I. untuk menolak permintaan pendaftaran merek-merek yang menggunakan unsur "KS" atau yang mempunyai persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya dengan merek "KS" untuk kelas barang 06 milik pihak lain;

6. Memerintahkan kepada Panitera/Sekretaris Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menyampaikan putusan ini kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum & HAM R.I., untuk mencoret pendaftaran merek "IKS" daftar Nomor IDM000005524 atas nama Tergugat dari Daftar Umum Merek, dan selanjutnya mengumumkan pembatalan pendaftaran merek tersebut dalam Berita Resmi Merek;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Gugatan Penggugat Kadaluarsa

1. Bahwa surat gugatan Penggugat tertanggal 31 Januari 2013, dengan register perkara Nomor 03/Pdt.Sus/Merek/2013/PN Niaga Jakarta Pusat, telah lewat waktu/kadaluarsa, hal ini dikarenakan Penggugat baru mengajukan gugatan pada tanggal 31 Januari 2013, sedangkan obyek gugatan Penggugat adalah pembatalan merek dagang terdaftar milik Tergugat yaitu Merek IKS daftar nomor IDM000005524 kelas barang 06 tanggal pendaftaran merek 22 April 2004;

2. Bahwa dengan demikian telah ada rentang waktu lebih dan 8 (delapan) tahun jika dihitung sejak saat pendaftaran pertama kali merek IKS milik Tergugat terdaftar di Direktorat Jenderal HKI cq. Direktorat Merek yaitu tanggal 22 April 2004 sampai dengan saat Penggugat mengajukan gugatan pembatalan merek IKS milik Tergugat tersebut kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (i.c. Surat gugatan pembatalan Penggugat terdaftar pada tanggal 31 Januari 2013);

3. Bahwa untuk mengajukan gugatan pembatalan terhadap merek yang telah terdaftar, Penggugat terlebih dahulu harus memperhatikan ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek secara tegas menyatakan:

"Gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran merek.";

4. Bahwa apabila dicermati ketentuan Pasal 69 ayat (1) pada angka 4 di atas, secara hukum adalah merupakan ketentuan legal formal di dalam mengajukan gugatan pembatalan merek terdaftar yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek pada Direktorat Jenderal HKI cq. Direktorat Merek. Oleh karena obyek gugatan dalam perkara a quo sudah lewat waktu/ kadaluarsa, maka sesuai dengan ketentuan hukum di bidang merek adalah sudah tidak dapat lagi diajukan gugatan pembatalan merek terdaftar;

5. Bahwa adapun maksud dan tujuan diberikannya batasan waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek adalah untuk memberikan kepastian hukum atas terdaftarnya merek-merek dalam Daftar Umum Merek, karena apabila hal tersebut tidak diatur secara cermat maka tidak tertutup kemungkinan merek-merek yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek pada Direktorat Jenderal HKI cq. Direktorat Merek akan begitu saja dengan mudah dapat dibatalkan oleh pihak-pihak yang belum jelas maksud dan tujuannya. Dan selanjutnya adanya batasan waktu tersebut dapat berpengaruh terhadap kredibilitas Direktorat Jenderal HKI cq. Direktorat Merek, hal ini sejalan juga dengan ketentuan Pasal 3 jo. Pasal 28 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang menyatakan:

Pasal 3: "Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan Negara kepada pemilik merek yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan ijin kepada pihak lain untuk menggunakannya”;

Pasal 28: "Merek terdaftar mendapat perlindungan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang";

6. Bahwa mengingat ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, yang bersifat imperative (yaitu dengan adanya kata-kata: "hanya dapat"), maka sangatlah beralasan menurut hukum untuk menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara a quo telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun yang diharuskan oleh Pasal 69 ayat (1) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;

7. Bahwa sifat imperatifnya pasal tersebut di atas sangatlah beralasan jika ketentuan tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 3 jo. Pasal 28 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, yang mencerminkan kehendak untuk mendapatkan perlindungan hukum sampai jangka waktu yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku, sebab jika batasan waktu seperti demikian itu (5 tahun) tidak ditentukan oleh undang-undang, maka dalam praktek akan sangat mudah sekali terjadi pembatalan merek (vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 012/K/N/HaKI/2002 tanggal 3 September);

8. Bahwa walaupun ketentuan Pasal 69 ayat (2) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek masih memungkinkan untuk mengajukan gugatan pembatalan merek tanpa batas waktu akan tetapi hal sedemikian hanyalah diperbolehkan apabila merek terdaftar yang menjadi obyek gugatan tersebut telah melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 (a) jo. Penjelasan Pasal 69 ayat (2) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, akan tetapi apabila dicermati terhadap gugatan pembatalan merek IKS pada masa sekarang ini jelas merek terdaftar atas nama Tergugat tersebut tidak dapat dikualifikasi sebagai telah melanggar ketertiban umum mengingat tidak ada suatu elemen merek apapun milik Tergugat yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;

9. Bahwa berdasarkan pada uraian pada angka 1 sampai dengan 10 di atas, terbukti gugatan Penggugat telah kadaluarsa/lewat waktu, sehingga gugatan Penggugat yang sedemikian haruslah ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

Gugatan Penggugat Kurang Pihak;

1. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena Direktorat Jenderal HKI cq. Direktorat Merek sebagai instansi yang telah menerbitkan/mengeluarkan sertifikat merek IKS milik Tergugat tidak dimasukkan sebagai pihak dalam perkara;

2. Bahwa pendaftaran merek IKS daftar nomor IDM000005524 sudah memenuhi prosedur administrasi dan persyaratan permohonan sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yaitu:

1. Tergugat telah mengajukan permohonan kepada Direktorat Jenderal HKI cq. Direktorat Merek sesuai dengan syarat dan tata cara permohonan (vide Pasal 7, 8 dan 10);

2. Permohonan pendaftaran merek IKS sudah melalui pemeriksaan persyaratan pendaftaran merek (vide pasal 13 dan 14);

3. Permohonan pendaftaran merek IKS sudah diberikan tanggal penerimaan (vide Pasal 15);

4. Permohonan pendaftaran merek IKS sudah melewati pemeriksaan substantif (vide Pasal 18, 19, dan 20);

5. Permohonan pendaftaran merek IKS telah diumumkan dalam Berita Resmi Merek (vide pasal 21);

6. Pengumuman pendaftaran merek IKS dalam Berita Resmi Merek berlangsung selama 3 (tiga) bulan (vide Pasal 22 dan 23);

7. Selama merek IKS diumumkan, Penggugat atau pihak manapun tidak ada yang mengajukan keberatan sanggahan (Pasal 24);

8. Karena tidak ada keberatan dari pihak manapun termasuk Penggugat maka Direktorat Jenderal HKI c.q Direktorat Merek menerbitkan dan memberikan sertifikat merek IKS daftar nomor IDM000005524 tanggal pendaftaran 22 April 2004;

9. Mengingat merek IKS telah terdaftar maka menurut undang-undang diberikan perlindungan hukum selama 10 (sepuluh) tahun (vide Pasal 28);

3. Bahwa apabila memang permohonan pendaftaran merek IKS milik Tergugat tidak memenuhi mekanisme hukum sebagaimana yang diatur dalam undang-undang, misalnya diketahui ternyata sudah ada merek "KS POLE", "KRAKATAU STEEL + LOGO", dan "KS" yang sudah terdaftar lebih dahulu, merupakan merek yang sudah sangat terkenal dan nyata-nyata mempunyai unsur persamaan pada pokoknya/keseluruhannya untuk barang sejenis, sehingga hal itu akan menunjukkan adanya itikad tidak baik dari Tergugat yang ingin meniru, menjiplak merek KS POLE", "KRAKATAU STEEL + LOGO", dan "KS" milik Penggugat, maka sudah pasti Direktorat Jenderal HKI cq. Direktorat Merek sebagai instansi yang berwenang akan menolak permohonan pendaftaran merek IKS milik Tergugat, sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;

4. Bahwa diajukannya gugatan pembatalan pendaftaran merek IKS milik Tergugat ini, sama artinya Penggugat telah memberikan penilaian bahwa Direktorat Jenderal HKI cq. Direktorat Merek telah melakukan kesalahan/kekeliruan karena mengabulkan permohonan pendaftaran merek IKS milik Tergugat;

5. Bahwa karena merek IKS merupakan produk Direktorat Jenderal HKI cq. Direktorat Merek, maka secara formil Direktorat Jenderal HKI cq. Direktorat Merek harus dimasukkan sebagai pihak dalam perkara ini, masuknya Direktorat Jenderal HKI cq. Direktorat Merek sebagai pihak sangat diperlukan guna membantu dan memudahkan Majelis Hakim dapat mengetahui duduk persoalan, proses dan kelengkapan permohonan pendaftaran merek IKS, apakah sudah memenuhi prosedur dan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;

6. Bahwa di dalam posita gugatan pada halaman 3 angka 8, Penggugat menyatakan pernah berkirim surat Nomor 174/PP/X/10 tanggal 1 Oktober 2010 kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek yang intinya meminta agar menolak pendaftaran merek-merek yang mengandung unsur merek KS dalam kelas barang 06, namun pada faktanya masih terdapat pendaftaran merek yang menggunakan unsur huruf KS kelas barang 06 yang masih dikabulkan pendaftarannya (mengenai hal ini akan kami buktikan pada tahap pembuktian nanti) maka sudah selayaknya Direktorat Jenderal HKI cq. Direktorat Merek untuk dihadirkan sebagai pihak dalam perkara ini;

7. Bahwa apabila Direktorat Jenderal HKI cq. Direktorat Merek tidak dimasukkan sebagai pihak maka sudah pasti akan menghambat Majelis Hakim dalam pemeriksaan perkara ini untuk mengetahui apakah permohonan pendaftaran merek IKS milik Tergugat sudah memenuhi prosedur dan ketentuan undang-undang atau tidak;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, Tergugat mohon agar gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Gugatan Penggugat Salah Alamat;

9. Bahwa di dalam surat gugatannya Penggugat mencantumkan alamat Tergugat di: Jalan Pluit Sakti Raya Nomor 103 Blok A Kav. Nomor 7 Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara 14450. (ic. Surat gugatan sebagaimana terlampir);

10. Bahwa sesuai dengan sertifikat merek IKS daftar nomor IDM000005524 alamat Tergugat yang benar adalah di: Jalan Pluit Sakti III Nomor 6 Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara 14450;

11. Bahwa apabila dicermati, jelas Penggugat di dalam surat gugatannya telah melakukan kekeliruan yang fatal karena telah salah mencantumkan domisili hukum Tergugat dan Tergugat merasa tidak pernah mengajukan permohonan perubahan alamat kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek ke alamat yang baru sebagaimana dalam alamat gugatan perkara a quo;

12. Bahwa perubahan alamat pemilik merek terdaftar harus dimohonkan pencatatannya kepada Direktorat Jenderal HKI cq. Direktorat Merek sebagaimana yang dinyatakan Pasal 39 ayat (1) dan (2) yang berbunyi: Pasal 29 ayat (1) "Permohonan pencatatan perubahan nama dan/atau alamat pemilik merek terdaftar diajukan kepada Direktorat Jenderal dengan dikenai biaya untuk dicatat dalam Daftar Umum Merek dengan disertai salinan yang sah mengenai bukti perubahan tersebut;

Sedangkan ayat (2) berbunyi: Perubahan nama dan/atau alamat pemilik merek terdaftar yang telah dicatat oleh Direktorat Jenderal diumumkan dalam Berita Resmi Merek";

13. Bahwa mengingat Tergugat tidak pernah mengajukan permohonan pencatatan perubahan alamat pemilik merek ke Direktorat Jenderal HKI cq. Direktorat Merek, maka secara hukum alamat Tergugat adalah tetap sebagaimana yang ada pada Sertifikat Merek IKS daftar nomor IDM000005524 yaitu: Jalan Pluit Sakti III Nomor 6 Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara 14450;

14. Bahwa mengingat Penggugat telah keliru mencantumkan alamat Tergugat maka secara hukum gugatan Penggugat dalam perkara a quo adalah cacat formal, oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut:

Asas First To File Sebagai Asas Konstitutif Yang Dianut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

1. Bahwa asas yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek adalah asas konstitutif (H. OK. Saidin, S.H., M.Hum., dalam bukunya "Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual", Rajawali Pers, Cetakan 2002, halaman 364) yang menyatakan… Siapa yang pertama mendaftarkan, dialah yang berhak atas merek dan dialah secara eksklusif dapat memakai merek tersebut. Orang lain tidak dapat memakainya, hak atas merek tidak ada tanpa pendaftaran. Inilah yang membawa lebih banyak kepastian karena jika seseorang dapat membuktikan bahwa ia telah mendaftarkan sesuatu merek dan mengenai ini dia diberikan suatu sertifikat merek yang merupakan bukti daripada hak miliknya atas sesuatu merek (Pasal 27), maka orang lain tidak dapat mempergunakannya dan orang lain itu tidak berhak untuk memakai merek yang sama untuk barang-barang yang sejenis pula. Jadi sistem konstitutif ini memberikan lebih banyak kepastian…";

2. Bahwa dalam sistem hukum merek di Indonesia asas konstitutif diimplementasikan dalam Pasal 3 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;

3. Bahwa suatu permohonan pendaftaran merek harus ditolak apabila mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa sejenis (Pasal 6 ayat (1) a jo. Penjelasan Pasal 6 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek);

4. Bahwa apabila dicermati merek IKS daftar nomor IDM000005524 tanggal penerimaan (filling date) 9 Mei 2003 milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan merek KS daftar nomor IDM000063036 tanggal penerimaan (filling date) 17 Juni 2004 milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mempunyai persamaan pada pokoknya yaitu persamaan bunyi ucapan untuk barang sejenis dalam kelas barang 06;

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 jo. Pasal 68 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengajukan gugatan pembatalan merek KS daftar nomor IDM000063036 milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, dan jawaban kami sebagaimana telah kami sampaikan dalam Jawaban Konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan gugatan rekonvensi yang kami ajukan dalam perkara a quo;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberi putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah sebagai Pendaftar Pertama dan Satu-satunya pemilik merek IKS;

3. Menyatakan pendaftaran merek KS daftar nomor IDM000063036 milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek IKS daftar nomor IDM000005524 milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

4. Menyatakan pendaftaran merek KS daftar nomor IDM000063036 milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi didasari itikad tidak baik;

5. Menyatakan batal demi hukum pendaftaran merek KS daftar nomor IDM000063036 milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

6. Memerintahkan kepada Panitera/Sekretaris Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menyampaikan putusan ini kepada Direktorat Merek cq. Direktorat Jenderal HKI, Kementerian Hukum dan HAM untuk mencoret pendaftaran merek KS daftar nomor IDM000063036 atas nama Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek;

7. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi Membayar biaya perkara;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberi putusan Nomor 03/Pdt.Sus/Merek/2013/ PN Niaga. Jkt. Pst., tanggal 7 Mei 2013 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Dalam Eksepsi:

• Menolak seluruh Eksepsi Tergugat tersebut;

2. Dalam Pokok Perkara:

• Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

• Menolak gugatan rekonpensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Dalam Rekonvensi:

• Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang ditaksir sebesar Rp516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan dihadirinya Kuasa Hukum Penggugat pada tanggal 7 Mei 2013, terhadap putusan tersebut Penggugat melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Desember 2012 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Mei 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 24 K/Pdt.Sus-HaKI/2013/PN Niaga. Jkt. Pst., jo. Nomor 03/Pdt.Sus-Merek/2013/PN Niaga. Jkt. Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 28 Mei 2013;

Bahwa memori kasasi tersebut telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 31 Mei 2013, kemudian Tergugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 10 Juni 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

1. Mengenai Judex Facti tidak berwenang atau melampaui batas wewenang hukum yang berlaku, Pasal 30 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan ke dua atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

1. Bahwa Judex Facti telah melampaui batas wewenangnya di dalam pertimbangan hukum putusannya halaman 36 alinea 1 yang mempertimbangkan bahwa merek "IKS" milik Termohon Kasasi/Tergugat merupakan singkatan dari "Inni Kang Shen";

Bahwa tidak ada satu buktipun yang menerangkan bahwa merek IKS berasal dari bahasa Cina kata "Inni Kang Shen" yang berarti Dewa Baja Indonesia sehingga membuat pertimbangan hukum berdasarkan bukti yang tidak diajukan di persidangan adalah melebihi kewenangan Judex Facti dan Putusan a quo harus dibatalkan;

2. Bahwa Termohon Kasasi/Tergugat mendalilkan bahwa merek IKS berasal dari Bahasa China Inni Kang Shen (huruf kanji) adalah nama badan usaha dagang bersama antara orang tua dari Ir. Goh Kah Thio dengan orang Singapura, hal ini tidak pernah dibuktikan oleh Termohon Kasasi/Tergugat;

3. Bahwa bukti T-3 yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Tergugat adalah bukti tentang kamus lengkap Mandarin Indonesia yang menunjukkan kata Inni ada di dalam kamus, kata Kang ada di dalam kamus, kata Shen ada di dalam kamus, sehingga tidak membuktikan terdapat kata Inni Kang Shen yang berarti Dewa Baja Indonesia, sehingga pertimbangan hukum Judex Facti tidak didasari bukti yang diajukan di persidangan sehingga dapat dikatakan Judex Facti melampaui wewenangnya;

4. Bahwa oleh karena Judex Facti melampaui wewenangnya maka Putusan Judex Facti dalam perkara a quo layak untuk dibatalkan sesuai Pasal 30 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

2. Mengenai Judex Facti telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan ke dua atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

1. Bahwa Judex Facti telah tidak cermat dan salah dalam menerapkan hukum, tentang ada atau tidak adanya persamaan pada pokoknya sesuai Pasal 6 ayat (1) huruf a, dalam perkara a quo, hal ini dapat dilihat pada putusan Judex Facti pada halaman 36 alinea ke 2 yang berbunyi: "...ada diketahui bahwa ternyata unsur susunan huruf IKS dalam merek "IKS" daftar Nomor IDM000005524 milik Tergugat merupakan satu kesatuan dimana susunan tersebut merupakan singkatan kata Inni Kang Shen yang bila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti Dewa Baja Indonesia sedangkan susunan huruf KS milik Penggugat merupakan singkatan dari kata Krakatau Steel yang merupakan nama badan hukum Penggugat, sehingga dapat disimpulkan bahwa antara merek KS, merek "KRAKATAU STEEL + LOGO" dan merek "KS POLE" milik Penggugat dengan merek "IKS" milik Tergugat baik dari segi tulisan maupun persamaan bunyi ucapan pada dasarnya tidak memiliki unsur persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya";

2. Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum, karena mempertim-bangkan bahwa merek "IKS" milik Termohon Kasasi/Tergugat merupakan singkatan dari "Inni Kang Shen". Bahwa kata "Inni Kang Shen" tidak terdapat di dalam sertifikat merek "IKS" daftar Nomor IDM000005524, sedangkan menurut keterangan arti bahasa/huruf/angka asing dalam contoh merek yang terdapat di dalam sertifikat adalah: "IKS = Merupakan suatu penamaan" (vide bukti P-8 sebagaimana bukti T-1), sehingga pertimbangan hukum Judex Facti tentang merek IKS adalah singkatan dari "Inni Kang Shen" yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti Dewa Baja Indonesia adalah pertimbangan hukum yang tidak berdasarkan hukum sehingga putusan Judex Facti dalam perkara a quo layak untuk dibatalkan;

3. Bahwa Judex Facti salah menerapkan hukum dalam putusan perkara a quo, yang menyimpulkan bahwa antara merek KS, merek KRAKATAU STEEL + LOGO, dan merek KS POLE milik Pemohon Kasasi/Penggugat dengan merek "IKS" milik Termohon Kasasi/Tergugat tidak memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya didasarkan pada perbedaan unsur susunan huruf KS merupakan singkatan Krakatau Steel, sedangkan IKS adalah singkatan "Inni Kang Shen" atau Dewa Baja Indonesia adalah tidak berdasar hukum, hal ini bertentangan dengan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;

4. Bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, "yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dan merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut", sehingga Judex Facti seharusnya mempertimbangkan apakah terdapat unsur-unsur yang menonjol antara merek Pemohon Kasasi/Penggugat dengan merek-merek Termohon Kasasi/Tergugat, mengenai kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut;

5. Bahwa antara merek-merek Pemohon Kasasi/Penggugat dan Termohon Kasasi/Tergugat faktanya terdapat unsur yang menonjol yaitu sama-sama terdiri dari huruf kapital, menonjolkan huruf KS dengan bentuk yang hampir sama, cara penempatan yang sama, cara penulisan yang sama, dan mempunyai bunyi yang sama yaitu menonjolkan bunyi huruf KS, sehingga pertimbangan hukum Judex Facti yang menyatakan bahwa merek IKS milik Termohon Kasasi/Tergugat ternyata merupakan satu kesatuan dimana susunan tersebut merupakan singkatan dari kata "Inni Kang Shen", adalah pertimbangan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;

6. Bahwa untuk memperjelas kesalahan Judex Facti, berikut ini kami tunjukkan tabel mengenai persamaan pada pokoknya antara merek-merek Pemohon Kasasi/Penggugat dengan merek-merek milik Termohon Kasasi/Tergugat yang diajukan gugatan Pembatalan a quo;

Merek Pemohon Kasasi (Penggugat)	Keterangan	Merek Termohon Kasasi (Tergugat)	Keterangan
IDM000184782 (418285) Tanggal pengajuan 1 Agustus 1997 KS POLE	KS singkatan dari Krakatau Steel yang dijadikan sebagai merek. Sedangkan POLE menerapkan jenis barangnya yaitu tiang. Kata POLE artinya tiang (John M. Echols & Hassan Shadily, Kamus Inggris-Indonesia, PT Gramedia Jakarta, Tahun 1995, hal. 437). (sesuai dengan merek KS POLE IDM000184782 (418285) dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 740 K/ Pdt.Sus/2009 tanggal 3 Juni 2010 mengenai pembatalan merek KS-HI daftar Nomor IDM000077035 dan Putusan Nomor 08 PK/Pdt.Sus/ 2010 tanggal 15 Juni 2010 mengenai pembatalan merek KS-TI daftar Nomor 544977)	IDM00005524 (tanggal pengajuan 9 Mei 2003) IKS	- Kata I dapat dibaca sebagai satu (angka Romawi) dan kata KS diucapkan dengan lebih jelas. ­- Sehingga dapat disimpulkan bahwa merek IKS mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek Pemohon Kasasi / Penggugat.
IDM000048501 (tanggal pengajuan 12 Februari 2004) KRAKATAU STEEL	Krakatau Steel: bagian dari nama badan hukum Pemohon Kasasi / Penggugat. Dibaca: Ka Es Krakatau Steel.
IDM000063036 (tanggal pengajuan 17 Juni 2004)	Merek KS merupakan singkatan dari Krakatau Steel yang tidak dapat dipisahkan dari nama perusahaan Pemohon Kasasi / Penggugat. Dibaca huruf per huruf: Ka, Es.

7. Bahwa alasan-alasan tentang persamaan pada pokoknya antara merek Pemohon Kasasi/Penggugat dengan merek-merek milik Termohon Kasasi/Tergugat juga sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung berikut ini:

1. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 217 K/Sip/1972 tanggal 30 Oktober 1972 dalam perkara merek YKK menyatakan "suatu merek mempunyai persamaan dengan merek lain, jika bentuk atau susunannya atau bunyinya, dan bagi masyarakat telah menimbulkan kesan, jadi persamaan tidak perlu harus 100% sama";

2. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 025 K/N/Haki/2006 yang menyatakan bahwa merek GAPPA memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek GAP;

3. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 044K/N/Haki/2004 tanggal 24 Maret 2004 yang menyatakan bahwa merek NOKIA dan NOKIA memiliki persamaan pada pokoknya;

4. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 738 K/Pdt.Sus/2011 tanggal 5 Januari 2012 yang menyatakan bahwa merek Elastyn dan merek Pelastin mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya;

5. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 114 K/Pdt/1989 tertanggal 17 Desember 1994 yang menyatakan bahwa merek Asi-amark & Logo memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek Hallmark & Logo;

6. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 352 K/Sip/1975 tanggal 2 Januari 1982 yang menyatakan bahwa merek Miwon & Logo memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek Ajinomoto & Logo, khususnya pada gambar mangkoknya;

8. Bahwa Merek KS merupakan singkatan dari Krakatau Steel yang tidak dapat dipisahkan dari nama perusahaan Pemohon Kasasi/Penggugat, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat 3 huruf (a) Undang Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001, yang berbunyi:

"Permohonan juga harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut merupakan atau menyerupai nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak".

9. Bahwa Merek KS POLE didaftarkan pada tanggal 01 Agustus 1997 dan terdaftar yaitu tanggal 25 November 1998 untuk jenis barang dalam kelas 06, sedangkan kata POLE menerangkan jenis barangnya yaitu tiang, yang terdapat pada etiket merek, kata POLE artinya tiang (John M. Echols & Hassan Shadily, Kamus Inggris-Indonesia, PT Gramedia Jakarta, Tahun 1995, hal. 437), sesuai dengan sertifikat merek KS POLE Nomor IDM000184782 (418285) (vide bukti P-3 & P-4) dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 740 K/Pdt.Sus/2009 tanggal 3 Juni 2010 mengenai pembatalan merek KS-HI daftar Nomor IDM000077035 (vide bukti P-5) dan Putusan Nomor 08 PK/Pdt.Sus/ 2010 tanggal 15 Juni 2010 mengenai pembatalan merek KS-HI daftar Nomor 544977 (vide bukti P-6), sedangkan merek IKS milik Termohon Kasasi baru didaftarkan pada tanggal 9 Mei 2003 dan terdaftar pada tanggal 22 April 2004, sehingga dapat disimpulkan bahwa bahwa merek Pemohon Kasasi/Penggugat didaftarkan lebih dahulu dibandingkan merek IKS milik Termohon Kasasi/Tergugat;

10. Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti di dalam putusan perkara a quo, pada halaman 36 alinea ke 2 yang menyimpulkan bahwa unsur huruf KS yang terdapat dalam merek IKS milik Termohon Kasasi/ Tergugat bukan merupakan hasil jiplakan dari merek KS milik Pemohon Kasasi karena didaftarkan jauh sebelum merek "KS" milik Pemohon Kasasi/Penggugat adalah tidak berdasar hukum, karena faktanya merek KS POLE milik Pemohon Kasasi didaftarkan lebih dahulu dibandingkan merek IKS milik Termohon Kasasi/Tergugat;

11. Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti di dalam putusan a quo, pada halaman 36 alinea terakhir dan halaman 37 alinea ke 1 dan 2 tentang tidak adanya itikad tidak baik yang dilakukan oleh Termohon Kasasi dan telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun untuk mengajukan pembatalan merek adalah alasan hukum yang salah, karena faktanya merek KS POLE milik Pemohon Kasasi/Penggugat terdaftar lebih dahulu dibandingkan merek IKS milik Termohon Kasasi/Tergugat dan faktanya Termohon Kasasi/Tergugat mendaftarkan mereknya dengan itikad tidak baik atau melanggar Pasal 4 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek, sehingga gugatan Pembatalan Merek yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat adalah gugatan yang sah sebagaimana diatur di dalam Pasal 69 ayat (2) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek;

12. Bahwa prinsip itikad tidak baik juga dapat dilihat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung sebagai berikut:

1. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3485/K/Sip/1992 tanggal 4 September 1995 dalam perkara merek GUCCI menyatakan "Pilihan mendaftarkan merek yang sama menunjukkan adanya itikad tidak baik, yakni ingin membonceng keterkenalan merek yang dapat menyesatkan bagi konsumen mengenai asal usul barang";

2. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 677 K/Sip/1972 tanggal 13 Desember 1972 dalam perkara merek TANCHO menyatakan bahwa permohonan pendaftaran merek yang diajukan berdasarkan "itikad tidak baik" dapat dinyatakan batal oleh Mahkamah Agung RI;

3. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 39 K/Pdt/1989 tanggal 24 November 1990 berbunyi "Setiap perbuatan pemakaian merek yang bersifat membingungkan dan dapat mengelabui serta mengacaukan opini dan visual khalayak ramai dikualifikasikan mengandung unsur bad faith (itikad tidak baik) dan unfair competition (persaingan tidak sehat)";

13. Bahwa Judex Facti telah salah dalam pertimbangan hukum putusannya pada halaman 37 alinea ke 3 yang tidak mempertimbangkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 740 K/Pdt.Sus/2009 tanggal 3 Juni 2010 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 08 PK/Pdt.Sus/ 2010 tanggal 15 Juni 2010, tentang kasus pembatalan merek-merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek-merek milik Pemohon Kasasi/Penggugat yang didaftarkan dengan itikad tidak baik karena ingin mengambil keuntungan dengan cara meniru merek-merek milik Pemohon Kasasi, dengan maksud mengelabui konsumen seolah-olah merek-merek yang berbasis huruf KS tersebut diproduksi oleh Pemohon Kasasi/Penggugat;

14. Bahwa diketahui selain mendaftarkan merek IKS Termohon Kasasi/ Tergugat dan Ir. Goh Kah Thioe sebagai pemiliknya, mendaftarkan merek-merek yang berbasis huruf KS, yaitu:

• Merek KSSIS, KSI, KSLS, KSSK, KSSI, IKSJI, IKSTY, KSSKS
  yang telah dilakukan gugatan pembatalan oleh Pemohon
  Kasasi/Penggugat dengan nomor perkara 04/Pdt.Sus/Merek/2013/PN Niaga. Jkt. Pst.;

• Merek KSPS, KSJS, KSJIS, KSTL, KSL, KSMS, LKS yang telah dilakukan gugatan pembatalan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dengan perkara nomor 06/Pdt.Sus/Merek/2013/PN Niaga. Jkt. Pst.;

15. Bahwa perlu dipertanyakan motivasi dari Termohon Kasasi mendaftarkan merek-merek yang berbasis huruf KS tersebut, sebagai produsen baja tentu Termohon Kasasi/Tergugat mengetahui bahwa KS adalah Krakatau Steel dan sudah tentu mengetahui reputasi Pemohon Kasasi/Penggugat, sehingga sudah dapat dipastikan motifasi Termohon Kasasi adalah untuk membonceng, meniru, menjiplak dan menyesatkan konsumen agar produk-produknya seolah-olah diproduksi oleh Pemohon Kasasi, sehingga unsur itikad tidak baik Termohon Kasasi/Tergugat telah terbukti, sehingga putusan Judex Facti yang menyatakan bahwa Termohon Kasasi/Tergugat tidak melanggar Pasal 4 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek adalah putusan yang salah dan harus dibatalkan;

3. Mengenai Judex Facti telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, Pasal 30 ayat (1) huruf c Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

1. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 1974 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 1997, ketentuan Pasal 25 Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, telah dikukuhkan secara lebih jelas dan tegas menjadi salah satu alasan bagi Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan Pengadilan di bawahnya, apabila tidak ada suatu motivering yang cukup dalam suatu putusan Hakim, yang intinya berbunyi:

"dengan tidak/kurang memberikan pertimbangan/alasan, bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara (vormverzuim) yang dapat mengakibatkan batalnya putusan Pengadilan yang bersangkutan di tingkat kasasi”;

2. Bahwa putusan Hakim yang dianggap tidak memberikan pertimbangan yang cukup (Motiveringsplicht) pada putusan yang dijatuhkannya haruslah memenuhi salah satu kriteria di bawah ini:

1. Apabila diabaikan suatu dalil (yang dapat memberi arah untuk suatu kesimpulan lain yang berbeda);

2. Apabila diabaikan suatu sanggahan atau keberatan (terhadap hasil pemeriksaan ahli);

3. Apabila diabaikan suatu penawaran/kesanggupan untuk membuktikan suatu perintah untuk suatu sumpah pemutus;

4. Apabila putusan itu tidak memberikan gambaran yang jelas tentang jalan pikiran yang diikuti (Hakim);

5. Tidak memberikan gambaran yang jelas tentang penilaian terhadap keadaan-keadaan yang meliputi (suatu hal/peristiwa tertentu);

6. Apabila putusan itu secara umum dapat dikatakan sebagai suatu putusan yang tidak dapat dimengerti atau tidak jelas;

7. Apabila putusan itu didasarkan atas suatu kekhilafan;

8. Apabila dilupakan suatu pemutusan tentang suatu hal tertentu;

(dikutip dari buku "Aneka Masalah Hukum Dan Hukum Acara Perdata", Setiawan, S.H., terbitan Alumni, Bandung, cetakan 1/1992, hal. 338);

3. Bahwa berpijak terhadap kriteria-kriteria tersebut di atas maka putusan Judex Facti dalam perkara a quo telah tidak memenuhi persyaratan huruf a, d, e, dengan kata lain putusan Judex Facti dalam perkara a quo tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup atau kurang mempertimbangkan (niet voldoende gemotiveerd), sehingga sudah sepatutnya dibatalkan dalam tingkat kasasi (vide putusan Mahkamah Agung Nomor 638 K/Sip/1969, tanggal 22 Juli 1970 jo. putusan Mahkamah Agung Nomor 9 K/Sip/1972, tanggal 19 Agustus 1972 jo. putusan Mahkamah Agung Nomor 672 K/Sip/1972, tanggal 18 Oktober 1972 jo. putusan Mahkamah Agung Nomor 588 K/Sip/1975, tanggal 13 Juli 1976). Hal mana jelas terlihat bahwa pertimbangan hukum Judex Facti seharusnya mengabulkan gugatan dari Pemohon Kasasi/Penggugat karena Pemohon Kasasi/Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan (Pasal 163-164 HIR/1865-1866 KUH.Perdata) sedangkan Termohon Kasasi/ Tergugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalilnya;

4. Bahwa Judex Facti telah mengabaikan serta tidak mempertimbangkan bukti-bukti promosi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat (vide bukti P-9a sampai dengan bukti P-9h) yang membuktikan bahwa Pemohon Kasasi/ Penggugat telah berupaya untuk memasarkan produk-produknya yang menggunakan merek KS, Krakatau Steel + Logo, dan KS POLE di berbagai media massa jauh sebelum Termohon Kasasi/Tergugat mengajukan pendaftaran mereknya;

5. Bahwa Judex Facti telah mengabaikan serta tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat merupakan perusahaan pelopor industri baja di Indonesia (vide bukti P-10 sampai dengan bukti P-16) dengan reputasi produk-produknya yang telah dikenal di Indonesia;

6. Bahwa Judex Facti juga telah mengabaikan fakta antara Pemohon Kasasi/Penggugat dengan Termohon Kasasi/Tergugat adalah sama- sama bergerak di bidang usaha yang sama, sehingga Termohon Kasasi sudah dapat dipastikan mengetahui reputasi merek Pemohon Kasasi/ Penggugat yang semakin membuktikan adanya itikad tidak baik dari Termohon Kasasi/Tergugat untuk membonceng, meniru, menjiplak merek Pemohon Kasasi/Penggugat;

7. Bahwa Judex Facti telah mengabaikan serta tidak mempertimbangkan bukti yang menunjukkan bahwa Termohon Kasasi/Tergugat merupakan mempunyai itikad tidak baik dengan mencantumkan nama Pemohon Kasasi/Penggugat di dalam situs Termohon Kasasi/Tergugat tanpa seizin Pemohon Kasasi/Penggugat seolah-olah Termohon Kasasi/Tergugat mempunyai hubungan bisnis dengan Pemohon Kasasi/Penggugat (vide bukti P-17) hal mana dapat menyesatkan konsumen;

8. Bahwa Judex Facti juga telah mengabaikan bukti pemakaian merek IKS milik Termohon Kasasi/Tergugat (vide bukti P-19) dimana bukti tersebut jelas menunjukkan bahwa Termohon Kasasi/Tergugat menggunakan merek IKS tidak sesuai dengan yang tercantum dalam sertifikat pendaftarannya, yaitu menggunakan merek IKS untuk produk besi baja dengan pemakaian huruf I terpisah dari K dan S;

9. Bahwa apabila Judex Facti dalam perkara a quo tidak memberikan pertimbangan yang cukup atau kurang cukup mempertimbangkan (niet voldoende gemotiveerd) bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat, hal ini dapat terlihat dari pertimbangan Judex Facti yang tidak mempertimbangkan keseluruhan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat, dimana di dalam bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat telah terbukti bahwa:

• Merek "KS POLE" daftar Nomor Nomor IDMOOO184782 (418285) milik Pemohon Kasasi/Penggugat terdaftar lebih dahulu sebelum pendaftaran merek IKS daftar Nomor IDM000005524 milik Termohon Kasasi/Tergugat;

• Antara merek milik Pemohon Kasasi/Penggugat dengan merek milik Termohon Kasasi/Tergugat terdapat persamaan pada pokoknya, yaitu penggunaan unsur kata KS, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut;

10. Bahwa Mahkamah Agung kiranya dalam perkara a quo memberikan perlindungan kepada Pemohon Kasasi/Penggugat sebagai pihak yang mendaftarkan merek "KS", "Krakatau Steel + LOGO", dan "KS POLE" serta telah bersusah payah membuat dan menciptakan pasar bagi produk-produk yang bermutu baik buatan Indonesia; memberi perlindungan kepada konsumen; dan tidak memberikan perlindungan kepada pihak yang beritikad tidak baik;

11. Bahwa Judex Facti dalam membuat putusannya ternyata tidak memberikan pertimbangan hukum yang adil atas bukti-bukti yang diajukan di persidangan, dengan demikian putusan tersebut tidak dipertimbangkan secara profesional (unprofessional judgement) dan pada akhirnya tidak mampu memberi dasar alasan pertimbangan yang jelas (ratio decidendi) sehingga oleh karenanya putusan Judex Facti layak untuk dibatalkan;

Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat meyakini apabila Judex Facti mempertimbangkan keseluruhan bukti-bukti yang diajukan di persidangan maka putusan Judex Facti pasti akan berbeda, dan dengan demikian putusan Judex Facti layak untuk dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 28 Mei 2013 dan kontra memori kasasi tanggal 10 Juni 2013 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti, dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah menerapkan hukum pembuktian dengan pertimbangan sebagai berikut:

• Bahwa dengan digunakannya merek-merek seperti IKS “untuk jenis barang pada kelas yang sama (06)”, termasuk “perbuatan pemakaian merek yang bersifat membingungkan dan dapat mengelabui serta mengacaukan opini dan visual khalayak ramai dikualifikasikan mengandung unsur bad faith (itikad tidak baik) dan unfair competition (persaingan tidak sehat) – lihat Putusan Mahkamah Agung Nomor 39 K/Pdt/1989 tanggal 24 November 1990;

• Bahwa pertimbangan tersebut didasarkan atas huruf yang menonjol adalah KS (bandingkan dengan semua merek Tergugat yang tidak meninggalkan huruf KS);

Sehingga apa yang dilakukan dalam perkara ini oleh Majelis Hakim (Judex Facti), termasuk alasan yang tidak masuk akal dan cenderung dicari-carikan alasan pembenar, karena yang dipermasalahkan hanyalah – adanya titik – sesudah huruf KS, dimana sesudah huruf KS milik Penggugat ada titiknya, sementara dalam merek Tergugat tidak ada titiknya, padahal apabila dibaca (voice) atau huruf yang digunakan adalah yang menonjol huruf KS pada semua merek Tergugat, dengan demikian terdapat “persamaan pada pokoknya”;

• Bahwa Judex Facti salah menerapkan hukum menolak seluruh gugatan Penggugat padahal Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya tentang adanya persamaan pada pokoknya antara merek milik Penggugat yang telah terdaftar lebih dahulu di Depkumham dengan merek milik Tergugat yang didaftar belakangan;

• Bahwa merek-merek Tergugat/Termohon Kasasi (6 merek menggunakan kata KS pada awal merek) untuk kelas barang 06 mengandung “Similarity in sound and phonetics” dengan merek KS dari Penggugat/Pemohon Kasasi untuk kelas barang 06 yang didaftarkan lebih dahulu (tahun 2004) dibandingkan dengan Tergugat/Termohon Kasasi yang baru didaftarkan pada tahun 2009, jadi terkandung unsur persamaan pada pokoknya;

• Bahwa selain itu pada tahun 2010 ada 2 (dua) putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap yang mengakui Penggugat/Pemohon Kasasi sebagai pendaftar pertama dari merek KS;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT KRAKATAU STEEL (Persero) Tbk., tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 03/Pdt.Sus/Merek/2013/PN Niaga. Jkt. Pst., tanggal 7 Mei 2013 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dikabulkan, maka Termohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT KRAKATAU STEEL (Persero) Tbk., tersebut;

2. Membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 03/Pdt.Sus/Merek/2013/PN. Niaga Jkt.Pst., tanggal 7 Mei 2013;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

• Menolak seluruh Eksepsi Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Penggugat adalah sebagai Pendaftar pertama dan satu-satunya Pemilik merek "KS", "KRAKATAU STEEL + LOGO", dan "KS POLE" yang telah dikenal di masyarakat Indonesia sehingga Penggugat mempunyai hak tunggal untuk menggunakan merek "KS", "KRAKATAU STEEL + LOGO", dan "KS POLE" tersebut;

3. Menyatakan merek "IKS" daftar Nomor IDM000005524 atas nama Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya dengan merek "KS" daftar Nomor IDM00063036, merek "KRAKATAU STEEL + LOGO" daftar Nomor IDM000048501, dan merek "KS POLE" daftar Nomor IDM000 184782 milik Penggugat;

4. Menyatakan batal menurut hukum pendaftaran merek "IKS" daftar Nomor IDM000005524 atas nama Tergugat dengan segala akibat hukumnya;

5. Memerintahkan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum & HAM R.I. untuk menolak permintaan pendaftaran merek-merek yang menggunakan unsur "KS" atau yang mempunyai persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya dengan merek "KS" untuk kelas barang 06 milik pihak lain;

6. Memerintahkan kepada Panitera/Sekretaris Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menyampaikan putusan ini kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum & HAM R.I., untuk mencoret pendaftaran merek "IKS" daftar Nomor IDM000005524 atas nama Tergugat dari Daftar Umum Merek, dan selanjutnya mengumumkan pembatalan pendaftaran merek tersebut dalam Berita Resmi Merek;

Dalam Rekonvensi:

• Menolak gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Dalam Rekonvensi:

• Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2013 oleh Prof. Dr. Valerine J.L Kriekhoff, S.H., M.A., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soltoni Mohdally, S.H., M.H., dan Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan oleh Rita Elsy, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota: Ketua Majelis,

ttd./ Soltoni Mohdally, S.H., M.H. ttd./ Prof. Dr. Valerine J.L.

Kriekhoff, S.H., M.A.

ttd./ Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Biaya-biaya Kasasi: ttd./ Rita Elsy, S.H., M.H.

1. M e t e r a i…………….. Rp 6.000,00

2. R e d a k s i…………….. Rp 5.000,00

3. Administrasi kasasi……….. Rp4.989.000,00

Jumlah ……………… Rp5.000.000,00

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG RI.

a.n Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH., MH.

NIP. 19591207 198512 2 002