P U T U S A N

No. 337 K/Pdt.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara niaga Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PT. KIMIA FARMA (PERSERO) TBK, dalam hal ini diwakili oleh Direktur Utama M. SYAMSUL ARIFIN beralamat di Jalan Veteran No. 9 Jakarta 10110, dalam hal ini memberi kuasa kepada FADLIN AVISENNA NASUTION, SH. dan kawan-kawan, para Advokat pada kantor DN & C PATENT INTERNASIONAL, ber-kantor di Gedung Pemuda Lt. 4 Jalan Pemuda No. 66, Rawamangun, Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Februari 2010 ;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I ;

m e l a w a n :

SOLVAY PHARMACEUTICALS, B.V, suatu perseroan ber-dasarkan Undang-Undang Negara Belanda, berkedudukan di CJ.Van Houtenlaan 36, 1381 CP Weeps, Belanda, dalam hal ini memberi kuasa kepada NURHATIMAH, SH. dan kawan-kawan, para Advokat pada DREWMARKS INTELECTUAL PROPERTY SERVICE/LUDIYANTO, SH & ASSOCIATES, beralamat di Jl. Hayam Wuruk No. 3 I & J, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Agustus 2009 ;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat ;

d a n

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK AZASI MANUSIA Cq. DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Cq. DIREKTORAT MEREK, beralamat di Jalan Daan Mogot Km. 24, Tangerang ;

Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I dan Tergugat II di muka persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Penggugat adalah pendaftar pertama (first to file) atas : Merek Dagang SERC di bawah Daftar No. 539022 tanggal 2 April 2003 untuk melin-dungi jenis barang yang tergolong dalam Kelas 05 antara lain : obat-obatan untuk menyembuhkan gangguan-gangguan peredaran darah serta penyakit yang berhubungan dengan batas luar pembuluh darah ;

Bahwa Merek Dagang BETASERC di bawah Daftar No. 539958 tanggal 12 April 2003 untuk melindungi jenis barang yang tergolong ke dalam Kelas 05, antara lain obat-obatan untuk menyembuhkan gangguan-gangguan peredaran darah serta penyakit yang berhubungan dengan batas luar pembuluh darah serta untuk memperbaiki sirkulasi mikro ;

Bahwa selain telah terdaftar di Indonesia, Merek Dagang SERC dan BETASERC milik Penggugat juga telah terdaftar di beberapa negara di dunia untuk melindungi jenis barang yang tergolong dalam Kelas 05, antara lain :

1. Merek Dagang SERC Daftar No. 0069547 yang merupakan perpanjangan Daftar No. 0015634 tanggal 22 Oktober 1971 di Negara Benelux ;

2. Merek Dagang BETASERC Daftar No. 0069546 yang merupakan per-panjangan Daftar No. 0015633 tanggal 22 Oktober 1971 di Negara Benelux ;

3. Merek Dagang SERC Daftar No. 002276871 tanggal 14 November 2002 di Uni Eropa ;

4. Merek Dagang BETASERC Daftar No. 002289478 di Uni Eropa tanggal 15 Mei 2003 ;

5. Merek Dagang SERC Daftar No.TMA494,703 tanggal 15 Mei 1998 di Negara Kanada ;

6. Merek Dagang SERC Daftar No.TMA148,515 tanggal 7 Februari 1997 di Negara Kanada ;

7. Merek Dagang SERC Daftar No. 208204 di Negara Selandia Baru ;

8. Merek Dagang BETASERC Daftar No.17381 di Negara Malta tanggal 26 Juni 1986 yang kemudian diperpanjang di bawah nomor yang sama pada tanggal 26 Juni 2000 ;

9. Merek Dagang BETASERC Daftar No. 237710 di Negara Korea tanggal 13 Mei 2002 ;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek (selanjutnya disebut dengan UU Merek), yang menyatakan bahwa hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya ;

Bahwa dengan demikian Penggugat sebagai pendaftar pertama (first to file) atas Merek Dagang SERC dan BETASERC memiliki hak untuk melarang pihak lain yang tanpa seizinnya menggunakan merek tersebut pun kombinasi-nya ;

Bahwa pada tahun 1990 Penggugat menjalin kerjasama dengan Tergugat I untuk secara teknikal memproduksi dan memasarkan produk Penggugat di Indonesia ;

Bahwa kemudian, pada tahun 2006 Penggugat mengakhiri hubungan kerjasamanya dengan Tergugat I, sehingga semua hak Tergugat I untuk mem-produksi dan memasarkan produk-produk milik Penggugat di Indonesia telah berakhir sebagaimana tercantum dalam Settlement Agreement tertanggal 3 Mei 2006, kecuali untuk merek-merek yang telah dijual oleh Penggugat kepada Tergugat I, yaitu Merek Dopamin, Dobutamin dan Epidosin ;

Bahwa selanjutnya telah diketahui pada Direktorat Merek, telah terdaftar pula suatu Merek Dagang atas nama Tergugat I yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek Dagang SERC dan BETASERC Penggugat, yaitu Merek Dagang SERCOL Daftar No.lDM000142947 tanggal 4 April 2006 untuk melindungi jenis barang yang tergolong ke dalam Kelas 05, yaitu : sediaan hasil farmasi, ilmu kehewanan dan saniter, jamu dan obat-obatan balsam, parem, parem gosok, menthol gosok, salep, lotion anti nyamuk, kertas tissu basah anti serangga/nyamuk, minuman kesehatan larutan penyegar untuk menurunkan panas dalam, minuman tonic, minyak-minyak kesehatan, hasil-hasil makanan pantang untuk anak-anak dan orang sakit, bahan-bahan untuk berpantang makan/diet yang disesuaikan untuk pemakaian medis, makanan bayi, plester-plester, koyo, kapas untuk kesehatan ;

Bahwa secara yuridis, keberadaan Merek Dagang SERCOL atas nama Tergugat I jelas-jelas memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek Dagang SERC dan BETASERC milik Penggugat, karena Merek Dagang SERCOL tersebut tidak memiliki daya pembeda (distinctiveness), sehingga terdapat kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara Merek Dagang SERCOL dengan Merek Dagang SERC dan BETASERC, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan, atau kombinasi antara unsur-unsur yang terdapat dalam merek-merek tersebut yakni:

- Persamaan pada bentuk, cara penempatan, dan cara penulisan yang di tampilkan secara visual sebagai berikut:

Merek Penggugat Merek Tergugat I

SERC

SERCOL

BETASERC

persamaan kesan (the same expression), di mana merek-merek tersebut terkesan sama atau setidaknya keberadaan Merek Dagang SERCOL milik Tergugat I akan mengesankan/mengingatkan konsumen pada Merek Dagang SERC dan BETASERC milik Penggugat yang telah terdaftar dan dipasarkan terlebih dahulu ;

Bahwa pendaftaran Merek Dagang SERCOL atas nama Tergugat I yang dilakukan pada tanggal 4 April 2006 atau terdaftar kurang lebih 3 (tiga) tahun setelah tanggal pendaftaran Merek Dagang SERC dan BETASERC milik Penggugat telah melanggar UU Merek, karena menurut UU Merek pendaftaran Merek yang dilakukan oleh Tergugat II atas permohonan dari Tergugat I adalah bertentangan dengan prinsip first to file yang dianut oleh UU Merek di Indonesia, yang berarti hak atas merek diberikan oleh Negara kepada pemilik merek terdaftar yang telah terdaftar terlebih dahulu di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU Merek dan Pasal 6 ayat (1) UU Merek ;

Bahwa pendaftaran Merek yang diajukan oleh Tergugat I dilakukan atas itikad tidak baik, karena sebelumnya pernah terjadi hubungan kerjasama antara Tergugat I dengan Penggugat, sehingga sulit dibayangkan maksud Tergugat I dalam mengajukan permohonan pendaftaran Merek tersebut ;

Bahwa diikutsertakan Tergugat II dalam perkara a quo adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (3) UU Merek yang berbunyi : "Direktorat Jenderal melaksanakan pembatalan pendaftaran Merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek setelah putusan badan peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima dan berkekuatan hukum tetap" ;

Bahwa berdasarkan poin 11 di atas, selanjutnya memerintahkan kepada Tergugat II untuk melaksanakan pembatalan pendaftaran Merek yang ber-sangkutan dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek setelah putusan badan peradilan ini diterima dan berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon agar kiranya Pengadilan Niaga Jakarta Pusat berkenan untuk memutuskan :

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pendaftar pertama (first to file) atas Merek Dagang SERC Daftar No. 539022 dan Merek Dagang BETASERC Daftar No. 539958 yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Direktorat Merek;

3. Menyatakan bahwa Merek Dagang SERCOL Daftar No.lDM000142947 atas nama Tergugat I memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek Dagang SERC dan BETASERC milik Penggugat ;

4. Menyatakan bahwa pendaftaran Merek Dagang SERCOL Daftar No.IDM000142947 dilakukan dengan itikad tidak baik oleh Tergugat I ;

5. Membatalkan pendaftaran Merek Dagang SERCOL Kelas 05 Daftar No.IDM000142947 tanggal 4 April 2006 atas nama Tergugat I dari Daftar Umum Direktorat Merek ;

6. Memerintahkan Tergugat II untuk mentaati keputusan ini dengan mencatat pembatalan Merek Dagang SERCOL Kelas 05 Daftar No.IDM000142947 atas nama Tergugat I dari Daftar Umum Direktorat Merek dengan segala akibat hukumnya ;

7. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara ;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aquo et bono) ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 75/MEREK/ 2009/PN.NIAGA.JKT.PST, tanggal 26 Januari 2010 yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pendaftar pertama (first to file) atas Merek Dagang SERC daftar No. 539022 dan Merek Dagang BETASERC daftar No. 539958 yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Direktorat Merek;

3. Menyatakan bahwa Merek Dagang SERCOL daftar No. IDM00014294 atas nama Tergugat I memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek Dagang SERC dan BETASERC milik Penggugat ;

4. Menyatakan bahwa pendaftaran Merek Dagang SERCOL daftar No. IDM 00014294 dilakukan dengan itikad tidak baik oleh Tergugat I ;

5. Menyatakan batal menurut hukum Merek Dagang SERCOL Kelas 05 daftar No. IDM00014294 tanggal 4 April 2006 atas nama Tergugat I dalam Daftar Umum Direktorat Merek Dagang ;

6. Memerintahkan Tergugat II untuk mentaati keputusan ini dengan melaksana-kan pembatalan Merek Dagang SERCOL daftar No. IDM00014294 atas nama Tergugat I dari Daftar Umum Direktorat Merek Dagang dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek Dagang ;

7. Menghukum Tergugat I untuk membayar ongkos perkara yang diperhi-tungkan sebesar Rp 641.000,- (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 26 Januari 2010 kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Februari 2010 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 8 Februari 2010 sebagaimana ternyata dari akte pernyataan permohonan kasasi No. 07 K/HaKI/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst jo. No. 75/Merek/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 15 Februari 2010 ;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat yang pada tanggal 16 Februari 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat I diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 23 Februari 2010 ;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat II yang pada tangal 17 Februari 2010 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari Tergugat I, tidak diajukan jawaban memori kasasi ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat I dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

A. JUDEX FACTI TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM MEREK DALAM MENETAPKAN PERSAMAAN PADA POKOKNYA TERHADAP MEREK DAGANG "SERCOL" MILIK PEMOHON KASASI/TERGUGAT I DENGAN MEREK DAGANG "BETASERC DAN SERC" MILIK TERMOHON KASASI :

1. Bahwa sebelumnya Pemohon Kasasi mohon kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia Cq Majelis Hakim Agung Yang Mulia untuk dapat memeriksa kembali seluruh berkas-berkas perkara a quo serta bukti-bukti seluruhnya yang diajukan Pemohon Kasasi semula Tergugat I maupun bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi semula Penggugat dan Jawaban dan Duplik Tergugat II (i.c Direktorat Jenderal Hak Kekayaan intelektual, selanjutnya disebut "Dirjen HKI"), di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;

2. Bahwa pemeriksaan berkas-berkas perkara a quo dimaksudkan agar dapat menghubungkan dalil-dalil Pemohon Kasasi dalam dalil-dalil memori kasasi a quo dengan fakta yang didapat dalam persidangan sebelumnya, sehingga terwujudnya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum terhadap perkara a quo ;

3. Bahwa menurut pakar hukum Ny. Retnowulan Sutantio, SH dan Iskandar Oeripkartawinata, SH dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, halaman 168, menjelaskan bahwa :

"Proses pemeriksaan perkara perdata selalu terdiri atas dua babak, yaitu pertama mendudukkan fakta-fakta pada proporsi yang sebenarnya, dan kedua, memberi pertimbangan hukumnya hal itu tertuang dalam setiap putusan, yaitu terdapatnya pertimbangan mengenai "duduk perkara" dan pertimbangan mengenai "hukumnya" ;

4. Bahwa putusan judex facti telah salah dalam menerapkan ketentuan Pasal 6 huruf (a) UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek beserta Penjelasannya, adalah:

   1. Penjelasan Pasal 6 huruf (a) menjelaskan: “yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara Merek yang satu dan Merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau unsur kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut” ;

   2. Bahwa jika disandingkan antara Merek Dagang "SERCOL" dengan Merek Dagang "BETASERC dan SERC", maka akan dapat diiihat perbedaan yang sangat signifikan ;

   3. Bahwa perbedaan antara Merek Dagang "SERCOL" dengan Merek Dagang "BETASERC" dan "SERC" secara detail adalah sebagai berikut:

1) Bentuk :

Merek Dagang Merek Dagang

Pemohon Kasasi Termohon Kasasi

SERCOL > < BETASERC

SERC

adalah sangat berbeda ;

2) Cara penempatan merek pada kemasan "SERCOL" dengan "BETASERC" dan "SERC" adalah berbeda ;

3) Cara penulisan/kombinasi antara unsur-unsur Merek Dagang "SERCOL" dengan Merek Dagang "BETASERC" dan "SERC" adalah berbeda, yakni:

• "SERCOL", adalah satu kata yang dibentuk dengan kombinasi huruf yang terdiri dari 6 (enam) huruf yakni: S-E-R-C-O-L ;

• "BETASERC", adalah satu yang dibentuk dengan kombinasi huruf yang terdiri dari 8 (delapan) huruf yakni : B-E-T-A-S-E-R-C ;

• "SERC", adalah satu kata yang dibentuk dengan kombinasi huruf yang terdiri dari 4 (empat) huruf yakni: S-E-R-C.

Dengan demikian, terlihat jelas tidak adanya persamaan penulisan antara Merek Dagang "SERCOL" milik Pemohon Kasasi dengan Merek Dagang "BETASERC" dan "SERC" milik Termohon Kasasi ;

4) Bunyi : SERCOL : berbunyi: SERKOL ;

: BETASERC : berbunyi: BETASEK ;

SERC : berbunyi: SEK ;

d. Bahwa dari bentuk yang berbeda dan cara penulisan yang terdiri dari kombinasi huruf yang juga berbeda, maka antara SERCOL dengan BETASERC dan SERC akan menghasilkan bunyi (audio) vang sangat berbeda dan sehingga khalayak ramai dengan mudah dapat mem-bedakan Merek Dagang milik Pemohon Kasasi dengan Merek Dagang milik Termohon Kasasi ;

5. Bahwa dalam putusan judex facti pada halaman 27 alinea pertama telah sangat menyalahi ketentuan Pasal 6 huruf (a) UU Merek tersebut, dilihat dari pertimbangannya yang menyatakan:

"Menimbang, bahwa mencermati secara seksama antara Merek milik Penggugat dan Merek milik Tergugat baik dari segi penempatan huruf yaitu S-E-R-C dimana pada Merek Dagang milik Tergugat I yaitu S-E-R-C-O-L yang mana dari Merek Dagang milik Penggugat hanya ditambah-kan dengan huruf O-L akan tetapi dari huruf S-E-R-C penempatan hurufnya sama, dengan uraian warna yang sama berdasarkan pen-daftaran yaitu Hitam, Putih dan dalam kelas yang sama" ;

6. Bahwa pertimbangan tersebut telah sangat menyalahi aturan hukum dan dangkalnya pemahaman judex facti dalam mempertimbangkan persoalan "persamaan pada pokoknya" antara Merek Dagang "SERCOL" dengan Merek Dagang "BETASERC dan SERC", yang hanya membandingkan adanya persamaan pada pokoknya berdasarkan penambahan huruf O-L dan warna yang sama yaitu Hitam, Putih dan dalam kelas yang sama ;

7. Bahwa hanya karena merek tersebut mengandung unsur gabungan huruf "S-E-R-C" ditambah dengan huruf O-L serta berwarna hitam dan putih lalu dianggap mengandung persamaan pada pokoknya adalah pernya-taan yang sangat subjektif dilakukan oleh judex facti, karena harus diingat bahwa maksud dari UU MEREK adalah merek haruslah dilihat sebagai suatu tanda yang utuh (dalam bentuk apapun) yang memiliki daya pembeda untuk dipergunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa sebagaimana menurut ketentuan UU Merek No. 15/2001 khususnya Pasal 1 butir 1 ;

8. Bahwa jika judex facti teliti dan seksama dalam mencermati Merek Dagang "SERCOL" milik Pemohon Kasasi, maka pastinya judex facti akan melihat daya pembeda Merek Dagang tersebut dengan Merek Dagang "BETASERC dan SERC" milik Termohon Kasasi ;

9. Bahwa dengan terdapatnya huruf O-L dalam Merek Dagang "SERCOL" milik Pemohon Kasasi adalah menjadi sebuah daya pembeda dengan Merek Dagang "BETASERC dan SERC" milik Termohon Kasasi, hal tersebut dapat dibuktikan perbedaannya secara kasat mata ;

Dilihat dari unsur "SERC" ditambah unsur huruf "OL" berubah menjadi "SERCOL" sehingga dalam bunyi (vocal) dan pelafalannya juga telah berubah menjadi "SERKOL". Hal ini menjadi pembeda terhadap Merek Dagang "SERC dan BETASERC" yang dibaca dan/atau dalam pengu-capannya adalah "SEK dan BETASEK" ;

10.Bahwa pertimbangan judex facti yang menyatakan "uraian warna yang sama berdasarkan pendaftaran yaitu Hitam, Putih" adalah membuktikan judex facti telah salah dan keliru serta dangkal dalam menilai kedua Merek Dagang tersebut, jika warna hitam dan putih adalah sebagai unsur yang menyatakan persamaan pada pokoknya, maka tentunya setiap pendaftaran Merek Dagang lain yang menggunakan warna hitam dan putih juga akan terhalang untuk terdaftar pada Dirjen HKI ;

11.Bahwa unsur warna hitam dan putih adalah telah lazim digunakan dan tidak dapat dijadikan sebagai alasan untuk menyatakan persamaan pada pokoknya serta warna tersebut adalah bukan merupakan hasil kreasi dari Termohon Kasasi yang harus dilindungi oleh hukum dan warna hitam putih tersebut juga bukan merupakan kombinasi warna hasil kreasi dari Termohon Kasasi ;

12.Bahwa dengan demikian, terhadap pertimbangan judex facti tersebut diatas adalah sangat mengada-ada dan terlalu dipaksakan, dalam menyatakan Merek Dagang "SERCOL" memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek Dagang "BETASERC dan SERC". Padahal TERGUGAT II (i.c Dirjen HKI) dalam Jawaban dan Dupliknya telah secara jelas dan berdasar hukum menyatakan Merek Dagang tersebut adalah berbeda dan tidak memiliki persamaan pada pokoknya. (vide Jawaban dan Duplik Tergugat II) ;

13.Bahwa terhadap pendapat dan pertimbangan judex facti dalam putusan tersebut telah bertentangan dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia ("MA-RI"):

a. No. 1053 K/Sip/1982, yang kaedah hukumnya adalah: "bahwa dalam memberikan penilaian ada tidaknya persamaan pada pokoknya harus dipandang berdasarkan kesan yang total (total indruk) ;

b. No. 431 K/Pdt/1993 tanggal 17 September 1994, yang kaedah hukum-nya adalah: "untuk membedakan suatu Merek Dagang tidak hanya dapat dilihat dari satu unsur saja, tetapi harus dilihat secara ke-seluruhannya dan tidak dapat ditafsirkan secara sendiri-sendiri atau kata perkata" ;

14.Bahwa jika diperhatikan secara seksama kaedah hukum dalam Yurisprudensi MA-RI tersebut, maka terhadap pertimbangan dan putusan judex facti telah amat sangat salah dan keliru dalam menetapkan antara Merek Dagang 'SERCOL" dengan Merek Dagang "BETASERC & SERC" tersebut memiliki persamaan pada pokoknya, sehingga atas kekeliruan dan kesalahan tersebut telah sangat menciderai hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Merek ;

15.Bahwa dari dan oleh karenanya, adalah cukup alasan bagi Majelis Hakim Agung Yang Mulia untuk dapat membatalkan putusan judex facti tersebut, dan sekaligus menyatakan Merek Dagang "SERCOL" milik Pemohon Kasasi semula Tergugat I tidak mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek Dagang "BETASERC dan SERC" milik Termohon Kasasi semula Penggugat ;

B. JUDEX FACTI TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM MEREK DALAM MENETAPKAN PEMOHON KASASI/TERGUGAT I SEBAGAI PEMOHON PENDAFTAR MEREK YANG BERITIKAD TIDAK BAIK :

1. Bahwa pengertian asas itikad baik dalam pendaftaran merek, dapat di-lihat dalam Penjelasan Pasal 4 UU Merek, yang menjelaskan:

"Pemohon yang beritikad baik adalah Pemohon yang mendaftarkan Mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apapun untuk mem-bonceng meniru atau menjiplak ketenaran Merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh, atau menyesatkan konsumen. Contohnya, Merek dagang A yang sudah dikenal masyarakat secara umum sejak bertahun-tahun ditiru demikian rupa sehingga memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek Dagang A tersebut. Dalam contoh itu sudah terjadi itikad tidak baik dari peniru karena setidak-tidaknya patut diketahui unsur kesengajaannya dalam meniru merek dagang yang sudah dikenal tersebut" ;

2. Bahwa jika dihubungkan antara Penjelasan Pasal 4 UU Merek tersebut diatas dengan fakta yang didapat dalam persidangan, Termohon Kasasi semula Penggugat tidak dapat membuktikan bahwasanya Pemohon Kasasi semula Tergugat I telah melakukan pendaftaran Merek Dagang tidak secara layak dan jujur atau adanya niat untuk membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran Merek pihak Termohon Kasasi semula Penggugat ;

Settlement Agreement bukan suatu sebab menyatakan itikad tidak baik:

3. Bahwa dalam putusan judex facti pada halaman 27 alinea ke-enam menyatakan:

Menimbang, bahwa dari dalil Penggugat dimana ternyata pada tahun 1990 antara Penggugat dan Tergugat I telah mengadakan perjanjian kerjasama untuk secara teknikal memproduksi dan memasarkan produk Penggugat di Indonesia dan telah berakhir sebagaimana dalam Settlement Agreement tertanggal 3 Mei 2006 (bukti P-13) dalil mana tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat I, sehingga dengan mendaftarkan Merek Dagang yang telah diproduksi dan dipasarkan atas perjanjian kerjasama antara Penggugat dan Tergugat I telah jelas maksud Tergugat I adalah guna membonceng dari ketenaran yang dapat mengecoh atau menyesatkan masyarakat atas Merek Dagang tersebut, meskipun produk tersebut hanya dapat dibeli dengan resep Dokter, hal tersebut jelas terlihat dimana Tergugat I mendaftarkan mereknya pada saat perjanjian kerjasama akan berakhir sebagaimana bukti T-12.a. dimana merek SERCOL milik Tergugat I didaftarkan pada tanggal 4 April 2006 sehingga dengan demikian maka telah terbukti adanya itikad tidak baik dari Tergugat I;

4. Bahwa berdasarkan pertimbangan judex facti tersebut, terbukti dan tidak terbantahkan judex facti benar-benar telah salah dan keliru dalam menerapkan Pasal 4 UU Merek serta dangkalnya pertimbangan hukum terhadap persoalan itikad tidak baik dalam perkara a quo. Hal tersebut dapat dilihat pada pertimbangan judex facti yang hanya melandaskan adanya itikad tidak baik berdasarkan Settlement Agreement yang sebelumnya pernah terjadi antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi ;

5. Bahwa jika diteliti secara seksama Settlement Agreement yang dijadikan landasan hukum oleh judex facti tersebut adalah sungguh tidak tepat karena tidak ada relevansinya untuk menyatakan Pemohon Kasasi semula Tergugat I sebagai pemohon yang beritikad tidak baik dalam mendaftarkan Merek Dagangnya, dimana telah diketahui oleh umum dan juga telah dibenarkan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (sebelumnya selaku Tergugat II), dimana Pemohon Kasasi telah men-daftarkan Merek Dagangnya secara sah dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku ;

6. Bahwa perlu Pemohon Kasasi sampaikan disini bahwasanya isi perjanjian antara Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat I dengan Termohon Kasasi dahulu Penggugat tidak termasuk adanya pelarangan bagi Pemohon Kasasi maupun Termohon Kasasi untuk mengajukan pendaftaran merek dagang ;

7. Bahwa perjanjian tersebut menyangkut tentang Perjanjian Penyelesaian terhadap kerjasama antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi dalam hal menghentikan aktivitas dan tidak lagi menggunakan, membuat, memasarkan, mendistribusikan atau menjual di wilayah Indonesia "versi generik" dari Merek Dagang produk, yang tidak ada hubungannya dengan Merek Dagang "SERCOL", dari dan oleh karenanya tidak boleh ditafsirkan lain selain yang terdapat dalam perjanjian dimaksud ;

8. Bahwa permohonan pendaftaran Merek Dagang "SERCOL" telah diajukan dibawah Agenda No. DOO-2006010500 tertanggal 4 April 2006, dan selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 18, 19 dan 20 UU Merek, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual telah pula melakukan pemeriksaan administratif dan substantif atas permohonan pendaftaran
Merek Dagang "SERCOL" Kelas 05 yang diajukan oleh Pemohon Kasasi;

9. Bahwa selain itu, Dirjen HKI (sebelumnya selaku Tergugat II) juga telah mengumumkan pendaftaran Merek Dagang "SERCOL" tersebut dalam Berita Resmi Merek Dagang Seri A, yang mana selama jangka waktu pengumuman/publikasi tidak ada satupun pihak lain yang keberatan atas pendaftaran Merek Dagang tersebut termasuk juga dalam hal ini Termohon Kasasi ;

10.Bahwa pertimbangan judex facti tersebut telah menyalahi aturan hukum dalam Pasal 4 UU Merek, dikarenakan sebelumnya dalam pertimbangan judex facti juga telah salah dan keliru tentang persamaan pada pokoknya (Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Merek Dagang), maka kemudian judex facti-pun terlihat memaksakan untuk dapat mensinkronkan pendapat tersebut dengan menyatakan Pemohon Kasasi sebagai Pemohon Pendaftaran Merek yang beritikad tidak baik dengan dasar pertimbangan, bukti serta dalil-dalil yang sangat tidak tepat dan beralasan hukum ;

11.Bahwa penerapan itikad tidak baik semestinya tidak dapat diterapkan kepada Pemohon Kasasi semula Tergugat I terkait dengan pendaftaran Merek Dagang "SERCOL", karena secara kasat mata Merek Dagang "SERCOL" adalah sangat berbeda dan tidak memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek Dagang "BETASERC dan SERC" sebagaimana dalil pada memori kasasi ini bagian huruf A diatas ;

Produk Merek Dagang 'SERCOL" dan Merek Dagang "BETASERC dan SERC" adalah merupakan ETHICAL PRODUCT (pembelian obat harus dengan menggunakan resep dokter) sehingga tidak akan menyesatkan masyarakat ;

12.Bahwa selanjutnya, judex facti telah salah dan keliru serta terlihat sangat memaksakan pertimbangannya terkait dengan pernyataan yang menye-butkan Merek Dagang milik Pemohon Kasasi akan menyesatkan masyarakat" (vide putusan hal. 28 alinea ke-dua) ;

Menimbang, bahwa dengan digunakannya merek SERCOL oleh Tergugat I yang mempunyai persamaan pada penempatan huruf merek SERC dan BETASERC milik Penggugat terlebih lagi karena Tergugat I pernah selaku pihak yang memproduksi dan memasarkan produk tersebut berdasarkan perjanjian kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat I maka hal itu akan menyesatkan masyarakat yang menyangka bahwa produk merek Tergugat I adalah Produk dari Penggugat sebagai-mana saat kejadian kerjasama ;

13.Bahwa pertimbangan judex facti tersebut diatas telah bertentangan dengan pertimbangan yang sebelumnya, yang menyatakan: "meskipun produk tersebut hanya dapat dibeli dengan resep dokter" (vide putusan hal. 27 alinea ke-enam). Pertimbangan tersebut justru baik secara langsung maupun tidak langsung berarti judex facti telah mengakui terhadap produk Merek Dagang tersebut memerlukan resep dokter (ethical product), dan tidak mudah dipasarkan secara bebas begitu saja di kalangan masyarakat umum ;

14.Bahwa dengan demikian, adanya penerapan Ethical Product terhadap pemasaran dan penjualan produk Merek Dagang "SERCOL", secara pasti yang dapat menentukan pemakaian produk jenis Merek Dagang yang mana adalah ditentukan oleh seorang dokter bukan ditentukan dan dipilih oleh masyarakat selaku konsumen. Dari dan oleh karenanya, pertimbangan judex facti tersebut telah sangat dangkal dan keliru untuk menyatakan Pemohon Kasasi akan menyesatkan masyarakat atas produknya tersebut ;

Merek Dagang "BETASERC dan SERC" bukanlah Merek Dagang Terkenal

15.Bahwa dalam pertimbangan putusannya, judex facti menyatakan Merek Dagang "BETASERC dan SERC" adalah Merek Terkenal (vide putusan halaman 28 alinea ketiga), terhadap pertimbangan yang salah tersebut judex facti juga telah memaksakan untuk menyatakan Merek Dagang "SERCOL" milik Pemohon Kasasi akan menyesatkan masyarakat dan membonceng ketenaran Merek Dagang "BETASERC dan SERC" ;

16. Bahwa hal tersebut terlihat jelas dalam pertimbangan judex facti yang menyatakan Merek Dagang "BETASERC dan SERC" telah terdaftar di beberapa Negara, seolah-olah judex facti berupaya untuk mengarahkan Merek Dagang "BETASERC dan SERC" sebagai Merek Terkenal, dengan dasar pertimbangan tersebut judex facti dapat menyatakan Tergugat I (i.c Pemohon Kasasi) telah melakukan itikad tidak baik dengan membonceng ketenaran Merek Dagang tersebut ;

17.Bahwa dapat dipastikan terhadap Merek Dagang "BETASERC dan SERC", bukanlah merupakan merek terkenal mengingat prinsip-prinsip perlindungan merek terkenal di Indonesia diatur dalam ketentuan Pasal 6 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek beserta penjelasannya jo. SK. MENKEH 1987 jo. SK. MENKEH No. 03-HC.02.01/1991, dimana suatu merek terkenal harus memiliki kriteria sebagai berikut :

1. Telah terdaftar di berbagai negara di dunia ;

2. Memiliki sentuhan keakraban dengan masyarakat luas, sehingga dikenal luas oleh masyarakat ;

3. Perlu adanya suatu survey untuk menyatakan merek tersebut adalah merek terkenal ;

4. Reputasi yang tinggi dan memiliki ikatan mithos ;

5. Promosi yang besar, gencar dan terus menerus diberbagai Negara ;

6. Adanya putusan/penetapan Pengadilan di Indonesia yang berkekua-tan hukum pasti atau hasil survey Lembaga Indonesia, yang menyata-kan merek tersebut sebagai merek terkenal ;

18.Bahwa Termohon Kasasi tidak dapat membuktikan Merek Dagang "BETASERC dan SERC" adalah sebagai Merek Terkenal, karena untuk suatu Merek dinyatakan TERKENAL tidak hanya terdaftar lebih dari satu Negara sebagaimana pertimbangan judex facti diatas ;

19.Bahwa untuk dapat dinyatakan sebagai Merek Terkenal harus terpenuhi beberapa faktor sebagaimana dimaksud dalam point 15 diatas, yakni:

1. Bahwa harus memiliki sentuhan keakraban dengan masyarakat luas, sehingga dikenal luas oleh masyarakat. Sedangkan pada faktanya terhadap Merek Dagang "BETASERC dan SERC" tersebut sama sekali tidak dikenal secara menyeluruh oleh masyarakat Indonesia. Dan selain itu, produk Merek Dagang tersebut tidak dapat dikenal secara umum dikarenakan harus melalui resep dari dokter (ethical product), sehingga kemungkinan kecil bagi masyarakat umum untuk dapat membelinya, mengkonsumsinya dan mengetahui keberadaan obat tersebut tanpa ada resep dokter ;

2. Bahwa diperlukan adanya suatu hasil survey untuk menyatakan merek tersebut adalah merek terkenal. Akan tetapi, Termohon Kasasi tidak pernah membuktikan dalam persidangan bahwa telah ada hasil survey dari suatu lembaga terkait dengan ketenaran Merek Dagang "BETASERC dan SERC", dari dan oleh karenanya, terkait dengan keterkenalan Merek Dagang tersebut diragukan secara hukum ;

3. Bahwa selanjutnya, untuk menyatakan Merek Dagang "BETASERC dan SERC" adalah Merek Terkenal adalah mempunvai Reputasi yanq tinggi dan memiliki ikatan mithos. Sedangkan pada faktanya Merek Dagang "BETASERC dan SERC" tersebut tidak memiliki reputasi yang tinggi dan ikatan mithos dengan masyarakat Indonesia di dalam bidang usaha yang bersangkutan ;

4. Bahwa untuk faktor adanya Promosi yang besar, gencar dan terus menerus diberbagai Negara sudah dapat dipastikan tidak ada dilakukan oleh Termohon Kasasi, mengingat penggunaan produk Merek Dagang tersebut adalah terbatas dan hanya untuk golongan tertentu seperti kalangan Dokter yang dapat memberikan resep penggunaan Merek Dagang itu sendiri. Dari dan oleh karenanya, telah membatalkan istilah Merek Terkenal terhadap Merek Dagang "BETASERC dan SERC" ;

5. Bahwa faktor lain yang dapat menyatakan suatu Merek Terkenal adalah adanya putusan/penetapan Pengadilan di Indonesia yang berkekuatan hukum pasti atau hasil survey Lembaga Indonesia, yang menyatakan merek tersebut sebagai merek terkenal. Pada faktanya hingga saat ini bahkan dalam persidangan Termohon Kasasi tidak dapat membuktikan pernah ada putusan Pengadilan di Indonesia maupun hasil survey lembaga Indoneisa yang menyatakan Merek Dagang "BETASERC dan SERC" adalah Merek terkenal ;

20.Bahwa baik didalam gugatan Termohon Kasasi maupun dalam petitum-nya tidak pernah ada meminta Pengadilan untuk menetapkan Merek Dagang "BETASERC dan SERC" adalah Merek Dagang terkenal. Walau sekalipun judex facti dalam pertimbangannya tidak secara eksplisit menyatakan Merek Dagang tersebut adalah Merek Terkenal, akan tetapi judex facti berupaya mengarahkan pertimbangannya kearah Merek Terkenal dengan melihat telah terdaftarnya Merek Dagang "BETASERC dan SERC" dibeberapa Negara ;

21.Bahwa sekalipun telah dipertimbangkan oleh judex facti terkait dengan Merek Dagang "BETASERC dan SERC" telah terdaftar di beberapa Negara, akan tetapi tidak dimuat dan dikuatkan dalam amar putusannya. Dari dan oleh karenanya, telah jelas dan nyata Merek Dagang "BETASERC dan SERC" adalah bukan merupakan Merek Terkenal di kalangan masyarakat umum ;

22.Bahwa melihat pertimbangan judex facti melihat ketenaran Merek Dagang "BETASERC dan SERC" hanya berdasarkan terdaftarnya dibeberapa Negara, adalah telah sangat menyalahi aturan hukum sebagaimana dijelaskan diatas dari dan oleh karenanya pertimbangan judex facti tersebut telah menyalahi aturan hukum yang telah berlaku umum dalam menyatakan keterkenalan suatu Merek Dagang ;

23.Bahwa terhadap pertimbangan judex facti yang menyatakan keberadaan Merek Dagang "SERCOL" milik Pemohon Kasasi akan menyesatkan masyarakat, dan membonceng ketenaran Merek Dagang tersebut adalah tidak tepat karena tidak akan mungkin masyarakat akan tersesat dalam membedakan Merek Dagang "SERCOL" dengan Merek Dagang BETASERC dan SERC", mengingat Merek Dagang "BETASERC dan SERC" bukanlah suatu Merek Dagang Terkenal dan satu hal yang sangat penting adalah produk-produk Merek Dagang tersebut hanya dikenal oleh masyarakat tertentu, karena tidak boleh diperjual-belikan secara bebas kepada masyarakat umum (Ethical Product) ;

Tidak terdapat Kerugian Yang Dialami Oleh TERMOHON KASASI dahulu PENGGUGAT

24.Bahwa selain itu, dalam ketentuan Pasal 4 UU Merek lebih menegaskan adanya itikad tidak baik tersebut dibuktikan dengan adanya kerugian yang diderita oleh pihak lain, akan tetapi dalam gugatan Termohon Kasasi sebelumnya tidak ada sedikitpun menyatakan adanya kerugian yang diderita oleh Termohon Kasasi semula Penggugat disebabkan terdaftarnya Merek Dagang "SERCOL" milik Pemohon Kasasi ;

25.Bahwa dengan tidak terdapatnya kerugian yang diderita oleh Termohon Kasasi, maka secara hukum dalil Termohon Kasasi semula Penggugat dalam gugatannya adalah tidak terbukti terdapatnya faktor ada niat apapun untuk membonceng, meniru, atau menjiplak ketenaran Merek pihak lain (i.c Termohon Kasasi) ;

26.Bahwa terhadap dalil-dalil dan fakta yang didapat dalam persidangan, Termohon Kasasi semula Penggugat tidak pernah mendalilkan adanya kerugian yang dideritanya dalam surat gugatannya, maka seharusnya judex facti pada saat itu menolak gugatan dan/atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat (i.c Termohon Kasasi) tidak dapat diterima, akan tetapi, dalil tersebut telah dilalaikan dan diabaikan oleh judex facti ;

27.Bahwa konsekwensi atas kekeliruan dan kesalahan yang dilakukan oleh judex facti tersebut adalah memberikan pertimbangan dan putusan yang juga keliru dan merugikan Pemohon Kasasi semula Tergugat I ;

28.Bahwa karena judex facti telah salah dalam menerapkan ketentuan Pasal 4 UU Merek beserta Penjelasannya, dimana hanya melandaskan per-soalan itikad tidak baik tersebut berdasarkan Settlement Agreement yang secara substansinya tidak relevan dengan pendaftaran Merek Dagang "SERCOL" milik Pemohon Kasasi. Dengan demikian, cukup alasan bagi Majelis Hakim Agung Yang Mulia untuk membatalkan pertimbangan dan putusan judex facti atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima dan sekaligus menyatakan dan memutuskan bahwa Pemohon Kasasi semula Tergugat I adalah pemohon pendaftaran Merek Dagang "SERCOL" yang beritikad baik ;

C. JUDEX FACTI TELAH TELAH SALAH ATAU MELANGGAR HUKUM PEMBUKTIAN :

1. Bahwa dalam pertimbangan putusan judex facti halaman 27 alinea ke-enam, selalu mengaitkan adanya itikad tidak baik dalam terdaftarnya Merek Dagang "SERCOL" milik Pemohon Kasasi berdasarkan Settlement Agreement tertanggal 3 Mei 2006 (vide Bukti P-13) ;

2. Bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan Termohon Kasasi semula Penggugat tidak pernah sekalipun memperlihatkan bukti aslinya terkait dengan Akta Pendirian Termohon Kasasi semula Penggugat dan Settlement Agreement tertanggal 3 Mei 2006 (Vide Bukti P-1 & P-13) dan hal tersebut juga telah dibenarkan oleh judex facti dalam putusannya pada halaman 25 alinea pertama yang menyatakan: "bukti-bukti mana telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti P-1 dan P-13" ;

3. Bahwa pertimbangan dan putusan judex facti telah sangat menyalahi aturan hukum dalam pembuktian, dimana judex facti langsung begitu saja menerima dan menjadikan landasan hukum dalam menyatakan Pemohon Kasasi semula Tergugat I selaku pemohon pendaftar Merek Dagang "SERCOL" yang beritikad tidak baik ;

4. Bahwa aturan pembuktian menurut hukum telah dijelaskan di dalam Pasal 1888 KUH Perdata atau 301 RBG sebagaimana yang dirumuskan pada ayat (1) & (2), yang berbunyi:

   1. Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya;

   2. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan ;

5. Bahwa berdasarkan aturan hukum tersebut diatas, menjadi jelas bahwasanya salinan yang bernilai sebagai alat bukti tulisan atau akta, sepanjang sesuai dengan aslinya. Kesesuaian atau kesamaan dengan aslinya, mesti besifat total, jika tidak sesuai dengan aslinya, tidak memenuhi syarat sebagai salinan yang sah, sehingga pada dirinya tidak melekat nilai pembuktian ;

6. Bahwa berdasarkan doktrin hukum yang disampaikan oleh M, Yahya Harahap, SH menerangkan: "secara umum, pengakuan keabsahan identiknya fotokopi dengan aslinya yaitu apabila para pihak mampu dan dapat menunjukkan aslinya di persidangan. Selama tidak dapat ditunjukkan aslinya, fotokopi tidak bernilai sebagai salinan pertama atau salinan keberapa, sehingga tidak sah sebagai alat bukti" (M. Yahya Harahap, SH. dalam karyanya HUKUM ACARA PERDATA tentang gugatan, persidangan, penyitaan, dan putusan Pengadilan (2005) Penerbit Sinar Grafika Hal. 622) ;

7. Bahwa doktrin hukum tersebut telah ditegaskan pula dalam Yurisprudensi Tetap MA-RI No. 701 K/Sip/1974 tertanggal 1 April 1976 yang menyata-kan bahwa:

"Karena judex facti mendasarkan keputusannya melulu atas surat-surat bukti yang terdiri foto copy-foto copy yang tidak secara sah dinyatakan sesuai dengan aslinya, sedang diantaranya terdapat yang penting-penting yang secara substansiil masih dipertengkarkan oleh kedua belah pihak, judex facti sebenarnya telah memutuskan perkara ini berdasarkan bukti-bukti yang tidak sah" ;

Putusan MA-RI No. 3609 K/Pdt/1985 tertanggal 9 Desember 1987, menyatakan: “Suatu bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagi surat bukti” ;

8. Bahwa berdasarkan Pasal 1888 KUH Perdata Jo. 301 ayat (1) RBG, Yurisprudensi Tetap MA-RI No. 701 K/Sip/1974, tanggal 1 April 1976 Jo. No. 3609 K/Pdt/1985, tanggal 9 Desember 1987, telah jelas dan tepat untuk menyatakan putusan judex facti tersebut telah keliru dan salah dalam memutus perkara a quo dengan berdasarkan bukti yang tidak pernah diperlihatkan aslinya ;

9. Bahwa sebelumnya terhadap bukti-bukti Penggugat (i.c Termohon Kasasi) tersebut telah dibantah oleh Pemohon Kasasi semula Tergugat (dalam kesimpulan, akan tetapi semua itu telah dikesampingkan dan diabaikan oleh judex facti dalam memeriksa dan mempertimbangkan perkara a quo ;

10. Bahwa dengan terdapatnya bukti-bukti yang berbentuk fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, maka sudah selayaknya berdasarkan hukum Majelis Hakim Agung Yang Mulia dapat membatalkan putusan judex facti yang dinilai telah menyalahi aturan hukum yang berlaku dalam hal pembuktian suatu perkara di persidangan, sekaligus mengadili sendiri dengan menyatakan gugatan Termohon Kasasi semula Penggugat ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

D. JUDEX FACTI TELAH MENGESAMPINGKAN DAN/ATAU TIDAK MEM-PERTIMBANGKAN DALIL-DALIL PEMOHON KASASI SEMULA SEBAGAI TERGUGAT I :

1. Bahwa dalam putusan judex facti telah memperlihatkan ketidakadilan dan ketidak-berimbangan dalam memeriksa perkara gugatan a quo, yang dalam hal ini terhadap dalil-dalil Pemohon Kasasi semula Tergugat I tidak dipertimbangkan sebagaimana semestinya, yaitu sebagai berikut:

1. Pemohon Kasasi dalam jawaban atas gugatan Termohon Kasasi semula Penggugat telah mengungkapkan secara jelas dan terperinci terkait dengan Merek Dagang "SERCOL" tidak memiliki Persamaan Pada Pokoknya dengan Merek Dagang "BETASERC dan SERC" (Vide Jawaban TERGUGAT I dan Memori Kasasi bagian A di atas) ;

2. Pemohon Kasasi telah menyatakan dan membantah dalil Penggugat yang menyatakan Pemohon Kasasi telah mendaftarkan Merek Dagang "SERCOL" dengan beritikad tidak baik, yakni terkait dengan bantahan terhadap gugatan Penggugat yang tidak sedikitpun menyatakan adanya kerugian yang dialami sehubungan dengan terdaftarnya Merek Dagang "SERCOL" (Vide Jawaban Tergugat I dan Memori Kasasi bagian B diatas) ;

3. Pemohon Kasasi telah membantah dalil Replik Penggugat dalam Duplik terkait dengan dalil Penggugat yang tidak konsisten dalam menyampaikan dalil-dalil gugatannya, diantaranya adalah :

- Pemakaian nomor register atas Merek Dagang yang dimiliki Termohon Kasasi berbeda yang ditulis dalam gugatan dengan repliknya, dimana setelah dibantah dalam jawaban Tergugat II (i.c Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual) atas hal tersebut, maka kemudian Penggugat segera merubah dalam repliknya kepada nomor registrasi yang diungkap oleh Tergugat II. Akan tetapi, pada faktanya Penggugat tidak pernah meralat atau merperbaiki nomor registrasi Merek Dagang tersebut sebagai-mana aturan hukum acara yang benar ;

- Kerugian yang dialami sebelumnya tidak ada dipaparkan secara detail dalam surat gugatan Termohon Kasasi, akan tetapi dalam Repliknya Penggugat menuliskan dan menyatakan adanya ke-rugian tersebut, hal tersebut terjadi setelah dibantah oleh Tergugat I (i.c Pemohon Kasasi) terkait dengan tidak adanya kerugian yang dialami oleh Penggugat (i.c Termohon Kasasi ) ;

- Penggugat dalam gugatannya secara jelas dan gamblang menyata-kan Merek Dagang "SERCOL" milik Pemohon Kasasi semula Tergugat I memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek Dagang "BETASERC dan SERC". Dikarenakan secara kasat mata terhadap kedua Merek Dagang tersebut adalah sangat berbeda dengan Merek Dagang milik Tergugat I, karena baru disadarinya kemudian hari Penggugat pada saat replik berupaya menegaskan persamaan pada pokoknya hanya terdapat dalam Merek Dagang "SERC" saja tanpa melibatkan Merek Dagang "BETASERC" ;

- Tergugat I telah membantah bukti-bukti Penggugat dalam kesim-pulan diantaranya terkait dengan tidak adanya bukti Penggugat yang hanya memperlihatkan fotokopi saja yaitu Bukti P-1danP-13 ;

2. Bahwa atas dafil-dalil Tergugat I (i.c Pemohon Kasasi) tersebut, tidak satupun dipertimbangkan oleh judex facti dengan alasan hukum yang sampai detik ini tidak dapat dipahami oleh Pemohon Kasasi , hal tersebut terlihat jelas dalam pertimbangan pokok perkara yang disampaikan oleh judex facti lebih cenderung membenarkan dalil-dalil Penggugat (i.c Termohon Kasasi) ;

3. Bahwa dari dan oleh karenanya, telah terbukti pertimbangan judex facti dalam putusan a quo adalah sangat dangkal dan menyalahi aturan hukum acara dengan mengenyampingkan dalil-dalil Tergugat I, sehingga adalah pasti secara hukum judex facti telah salah dan keliru dalam menerapkan aturan hukum dalam memutus perkara a quo ;

4. Bahwa hal tersebut diatas sesuai dengan yang dimaksud dalam Yuris-prudensi MA-RI No. 429 K/Sip/1970, tanggal 16 Desember 1970 jo. Mahkamah Agung No. 638 K/Sip/1969, tanggal 22 Juli 1970. Yang pada intinya menyatakan “bilamana putusan judex facti dinilai putusan Hakim yang kurang/tidak sempurna pertimbangan hukumnya (onvoldoende gemotiveerd) maka putusan tersebut dapat dibatalkan” ;

5. Bahwa dengan demikian, adalah cukup alasan bagi Majelis Hakim Agung Yang Mulia membatalkan putusan judex facti tersebut, sekaligus menyatakan gugatan Penggugat (i.c Termohon Kasasi) ditolak atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima ;

E. JUDEX TIDAK MEMPERTIMBANGKAN DAN MENGESAMPINGKAN DALIL-DALIL YANG DISAMPAIKAN TERGUGAT II IN CASSU DIRJEN HKI SELAKU PEJABAT PEMERINTAH YANG BERWENANG DALAM MEMERIKSA DAN MENILAI TERHADAP SELURUH PENDAFTARAN MEREK DAGANG Dl INDONESIA.

1. Bahwa judex facti dalam pertimbangannya telah dengan sangat jelas mengabaikan, mengesampingkan dan tidak sedikitpun mempertimbang-kan dalil-dalil Tergugat II (i.c Dirjen HKI) dalam perkara a quo ;

2. Bahwa jika sekiranya judex facti meneliti dan mempertimbangkan secara seksama dalil-dalil para pihak dalam perkara a quo secara berimbang dan lebih mengedepankan objektivitas, maka dapat dipastikan judex facti putusannya akan berbeda dari putusan yang ada saat ini ;

3. Bahwa judex facti dalam putusannya telah mengabaikan dan/atau mengesampingkan dalil-dalil Tergugat lI (i.c Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual) dalam Jawaban dan Dupliknya, padahal berdasar-kan UU Merek Tergugat Il (i.c Dirjen HKI) adalah pejabat pemerintahan yang mempunyai kewenangan untuk menilai dan memeriksa seluruh pendaftaran Merek Dagang dari secara administratif maupun substanstif ;

4. Bahwa adapun dalil-dalil jawaban dan duplik tersebut yang diabaikan oleh judex facti, diantaranya adalah:

   1. Merek Dagang "SERCOL" telah didaftarkan berdasarkan aturan hukum yang berlaku (UU Merek), dan terhadap masyarakat umum termasuk Penggugat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan pada saat Merek Dagang tersebut diputus untuk didaftar dan dipublikasikan (Vide Jawaban Tergugat II pada point 9 Hal. 4) ;

   2. Pada point 10 s/d 12 hal 4 & 5 jawaban dan point 3 & 4 duplik Tergugat II, telah jelas berdasarkan hukum Tergugat II menyatakan: tidak terdapat persamaan pada pokoknya antara Merek Dagang "SERCOL" dengan Merek Dagang "BETASERC dan SERC", karena pendaftaran Merek Dagang tersebut telah dilalui pemeriksaan administrative dan substantive. Karena jika terdapat persamaan pada pokoknya, sudah pasti Tergugat II akan menolak pendaftaran Merek Dagang "SERCOL" tersebut ;

5. Bahwa berdasarkan jawaban dan duplik Tergugat II (i.c Dirjen HKI), adalah telah jelas menyatakan terhadap Merek Dagang "SERCOL" tidak mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek Dagang "BETASERC dan SERC", serta tidak terbukti adanya itikad tidak baik dalam mendaftarkan Merek Dagang tersebut disebabkan telah memenuhi aturan hukum dalam UU Merek ;

6. Bahwa jika sekiranya judex facti mempertimbangkan dalil-dalil Tergugat II (i.c Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual) tersebut, tentunya akan berbeda putusannya, dari dan oleh karenanya, judex facti telah sangat menyalahi aturan hukum dengan mengesampingkan dalil-dalil dari Tergugat II (i.c Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual) selaku pejabat pemerintahan yang mempunyai kewenangan untuk menilai suatu Merek Dagang tersebut adalah memiliki persamaan pada pokoknya atau tidak ;

Bahwa atas tindakan judex facti telah sangat merugikan Pemohon Kasasi dan menyalahi aturan hukum, hal tersebut di atas sesuai dengan yang dimaksud dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 429 K/Sip/1970, tanggal 16 Desember 1970 jo. Mahkamah Agung No. 638 K/Sip/1969, tanggaf 22 Juli 1970. Yang pada intinya menyatakan “bilamana putusan judex facti dinilai putusan Hakim yang kurang/tidak sempurna pertim-bangan hukumnya (onvoldoende gemotiveerd) maka putusan tersebut dapat dibatalkan” ;

7. Bahwa dengan demikian, adalah cukup alasan bagi Majelis Hakim Agung Yang Mulia membatalkan putusan judex facti tersebut, sekaligus menyatakan gugatan Penggugat (i.c Termohon Kasasi) ditolak atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima ;

F. JUDEX FACTI TELAH MENCIDERAI HUKUM DIMANA TELAH BERLAKU DISKRIMINATIF TERHADAP MEREK DAGANG "SERCOL" MILIK PEMOHON KASASI, DIMANA SEBELUMNYA TELAH BANYAK MEREK-MEREK YANG SAMA YAITU MEGA-SERC/SERKI/SRC/CHEMSEARCH DAN SERGOLIN :

1 Bahwa dalam dalil jawaban Pemohon Kasasi semula Tergugat I, telah memaparkan beberapa Merek Dagang yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek yang memiliki unsur-unsur yang sama, yaitu:

• Merek Dagang "MEGA-SERC" Daftar No. ID0000462097 Kelas 11 diperpanjang tanggal 17 Februari 2009, atas nama Organo Corpora-tion, Jepang ;

• Merek Dagang "SERKI" Daftar No. 493098 (ID0000493098) Kelas 05, tanggal 21 September 2000, atas nama Untung Herryanto, UD Larasati, Surabaya, Indonesia ;

• Merek Dagang "SRC" Daftar No. ID0000393070 Kelas 05, tanggal 24 September 1997 atas nama Lim Hwee Bee Patricia Gwendolyne, Singapore ;

• Merek Dagang CHEMSEARCH Daftar No. IDM000027927 Kelas 05, tanggal 3 November 2004, atas nama NCH Corporation, Texas ;

• Merek Dagang "RET-SEARCH" Nomor Permohonan DOO-2007-000000-030732, Kelas 05, atas nama SYSMEX CORPORATION, Jepang ;

• Merek Dagang SERGOLIN Daftar No. IDM000021581 Kelas 05, tanggal 22 Juli 2003 atas nama PT Kalbe Farma Tbk, Bekasi, Indonesia ;

2. Bahwa berdasarkan data-data Merek Dagang tersebut di atas telah terbukti banyaknya Merek Dagang yang terdaftar dengan menggunakan atau mengandung unsur-unsur "SERC" baik secara tulisan, ucapan dan warna, sehingga berdasarkan hukum telah dapat dinyatakan Merek Dagang yang mengandung unsur "SERC" tersebut dapat dikatakan telah menjadi milik umum (public domain) ;

3. Bahwa berdasarkan putusan judex facti yang telah salah dalam penera-pan hukumnya, melihatkan ketidakadilan hukum terhadap diri Pemohon Kasasi sebagai subyek hukum yang mempunyai hak yang sama di depan hukum dalam mendapatkan perlindungan hukum atas hasil kreasinya tersebut ;

4. Bahwa ketidakadilan tersebut, terlihat jelas di mana terhadap Merek Dagang yang lain dapat terdaftar dalam Daftar Umum Merek, sedangkan Merek Dagang "SERCOL" yang jelas-jelas berbeda dengan Merek Dagang "BETASERC & SERC" dibatalkan dengan alasan-alasan hukum yang tidak tepat dan menyalahi aturan hukum yang berlaku dalam UU Merek ;

5. Bahwa perlu diketahui, di mana Pemohon Kasasi semula Tergugat I adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau PERSERO terbesar di bidang farmasi di wilayah hukum Republik Indonesia yang telah memproduksi dan memasarkan obat-obatan sejak tahun 1971, artinya Pemohon Kasasi telah mempunyai konsumen yang banyak dan percaya akan kualitas produk yang diterbitkan oleh Pemohon Kasasi, sehingga adalah tidak mungkin Pemohon Kasasi akan meruntuhkan citranya yang selama ini dibangun dengan perbuatan yang tidak baik dan melawan hukum dengan meniru, mendompleng dan menjiplak Merek Dagang pihak lain ;

6. Bahwa dengan adanya putusan judex facti tersebut, telah membuktikan judex facti telah diskriminatif terhadap Merek Dagang "SERCOL" milik Pemohon Kasasi, atas kekeliruan dan kesalahan judex facti tersebut dalam memutus perkara a quo telah jelas-jelas dan terang-terangan membunuh atau mematikan hasil kreasi dan produk masyarakat Indonesia (pribumi). Terlebih lagi judex facti telah menciderai hukum itu sendiri yang semestinya dipatuhi, dipegang teguh dan ditegakkan oleh judex facti demi terwujudnya keadilan dan kebenaran serta kepastian hukum ;

7. Bahwa jika sekiranya, dimata hukum tersebut setiap subyek hukum dianggap sama, maka selayaknya juga judex facti membiarkan Merek Dagang "SERCOL" tersebut yang jelas-jelas berbeda baik pada pokoknya maupun keseluruhannya dengan Merek Dagang "BETASERC dan SERC" untuk tetap terdaftar dalam Daftar Umum Merek seperti Merek Dagang lainnya ;

8. Bahwa dengan demikian, untuk melindungi hak-hak subyek hukum yang juga harus diberlakukan sama dimata hukum, selayaknya Majelis Hakim Agung Yang Mulia membatalkan putusan judex facti dan sekaligus menyatakan gugatan Termohon Kasasi semula Penggugat ditolak atau setidak tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ke A s/d F:

Bahwa keberatan ini tidak dapat  dibenarkan karena putusan judex facti/ Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah tepat yaitu tidak salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- bahwa antara merek SERCOL milik Pemohon Kasasi (Tergugat I) memang menimbulkan kesan adanya persamaan pada pokoknya dengan merek SERC dan BETASERC milik Termohon Kasasi (Penggugat) yang telah didaftarkan 3 (tiga) tahun terlebih dahulu ke Turut Termohon Kasasi (Tergugat II) daripada milik Pemohon Kasasi (Tergugat I) ;

- bahwa meskipun ada daya pembeda antara ketiga merek tersebut, tetapi terdapat persamaan/kemiripan yang sangat menonjol yang terletak pada cara penulisannya, lagipula kata SERC, SERCOL dan BETASERC bukan suatu kata atau susunan huruf yang lazim dikenal dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia pada umumnya, melainkan hanya lazim digunakan dalam dunia usaha farmasi, sehingga menimbulkan kesan bahwa ketiga merek tersebut berasal dari produk dan pemilik yang sama ;

- adalah fakta bahwa merek SERC dan BETASERC milik Termohon Kasasi (Penggugat) 3 (tiga) tahun lebih dahulu didaftarkan oleh Termohon Kasasi (Penggugat) daripada pendaftaran oleh Pemohon Kasasi (Tergugat I), sehingga pendaftaran merek SERCOL oleh Pemohon Kasasi (Tergugat I) adalah jelas bertentangan dengan ketentuan pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 15 Tahun 2001, karena sudah jelas dalam hal ini Pemohon Kasasi (Tergugat I) ingin mendompleng atau mempertahankan atau melanjutkan pemasaran produk merek SERC dan BETASERC milik Termohon Kasasi (Penggugat) mengingat sebelumnya antara Pemohon Kasasi (Tergugat I) dan Termohon Kasasi (Penggugat) terdapat hubungan kerjasama business production & marketing merek SERC dan BETASERC milik Termohon Kasasi (Penggugat) di Indonesia selama 14 (empat belas) tahun, dimana hubungan kerjasama tersebut telah diakhiri berdasarkan Settlement Agrrement pada tanggal 3 Mei 2006 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT. KIMIA FARMA (PERSERO) TBK tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PT. KIMIA FARMA (PERSERO) TBK tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2010, oleh Prof. Dr. Mieke Komar, SH.,MCL. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH.,LL.M. dan H.M. Zaharuddin Utama, SH.MM. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Barita Sinaga, SH.,MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota : K e t u a :

ttd./ Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH.,LL.M. ttd./

ttd./H.M. Zaharuddin Utama, SH.MM. Prof. Dr. Mieke Komar, SH. MCL.

Biaya-biaya :         Panitera Pengganti :

1. Meterai................................. Rp  6000,-    ttd./

2. Redaksi............................. Rp  1.000,- Barita Sinaga, SH.,MH.

3. Administrasi kasasi.............. Rp 4.993.000.-

J u m I a h........................... Rp 5.000.000,-

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH.,MH.

NIP. 040.049.629.