P U T U S A N

No. 490 K/Pdt.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata khusus Hak atas Kekayaan Intelektual (Merek) dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut :

PT. LEGONG BALI NUSANTARA, berkedudukan di Jalan Ngerong 1/07, Ngerong, Gempol, Pasuruan Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. AMRIS PULUNGAN, SH., dan kawan-kawan para Advokat/Pengacara dan Penasihat Hukum dari kantor Advokat & Pengacara Pulungan, Wiston & Partners, berkantor di Graha Intermasa Lt.3 & 4 Jalan Cempaka Putih Raya No.102 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Mei 2011;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat ;

m e l a w a n :

YULIUS/YULIANTO TJAHYONO, bertempat tinggal di Jalan Gajah Mada 34, RT 11, RW 03, Sidokumpul, Kecamatan Sidoarjo, Sidoarjo, Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada ANDRI W. KUSUMA, SH., MH., dan kawan-kawan, para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum “PRISM Law Office”, yang beralamat di Indonesia Stock Exchane, Tower II, Lt.17 Jalan Jendral Sudirman Kav. 52-53 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Juni 2011 ;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat ;

d a n :

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. DEPARTEMEN HUKUM & HAK ASASI MANUSIA Cq. DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Cq. DIREKTORAT MEREK, berkedudukan di Jalan Daan Mogot Km. 24 Tangerang ;

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan di muka persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa, Penggugat adalah pemilik merek dagang Krupuk Udang “Ny. Siok” dengan etiket lukisan udang di atas krupuk, yang terdaftar dalam sertifikat Merek atas nama Yulius/Yulianto Tjahyono, bernomor IDM000164701, tertanggal 27 Maret 2009, untuk kelas barang 30, dengan tanggal penerimaan
permohonan tertanggal 11 Oktober 2006 ;

Bahwa, merek dagang Penggugat tersebut sudah dikenal oleh masyarakat luas sejak tahun 1935, di mana perusahaan didirikan pertama kali tanggal 3 Juni 1935 oleh ibu Liem Siok Nioo yang sejak pertama kali produksi sudah dikenal dengan kerupuk dan petis SIOK yang diambil dari nama
panggilannya ;

Bahwa, selain terdaftar pada Turut Tergugat, merek dagang "Krupuk Udang Ny. Siok" milik Penggugat dengan lukisan udang di atas krupuk yang
menjadi etiket merek dagangnya, juga sudah didaftarkan di berbagai negara
antara lain di Trademark Register Benelux (Belgium, Netherland, Luxumberg) terdaftar dengan No. 1023810 pada tanggal 16/12/2002 berlaku sampai dengan 16/12/2012 dan dengan No. 1025564 pada tanggal 25/02/2003 berlaku sampai dengan tanggal 25/02/2013, serta di Trademark Register Singapura tertanggal 09/08/2007 berlaku sampai dengan 09/08/2017 untuk perlindungan kelas barang No. 30 ;

Bahwa, nama merek dan gambar udang di atas kerupuk yang sudah terkenal milik Penggugat sengaja dibuat dengan maksud dan tujuan agar masyarakat luas (konsumen) dapat membedakan produk sejenis (krupuk udang) milik Penggugat dengan produk-produk milik pihak lain atau badan hukum lain. Namun pada kenyataannya pada tahun 2009 di pasaran telah beredar kerupuk udang merek Amigo milik Tergugat yang menggunakan etiket
merek yang sama dengan milik Penggugat yakni etiket lukisan udang di atas
kerupuk di mana unsur-unsurnya, baik gambar, susunan warna, bentuk atau
kombinasi dari unsur-unsur tersebut memiliki kesamaan pada pokoknya
dengan merek milik Penggugat ;

Bahwa, ternyata Tergugat telah mendaftarkan merek krupuk Udang “Amigo", terdaftar dengan No. IDM000242948 dengan tanggal penerimaan
3/12/2007 dan tanggal pendaftaran sertifikat merek tanggal 1 April 2010. Perlu kami sampaikan pula kepada Majelis Hakim, atas permintaan pendaftaran merek Tergugat tersebut, Penggugat pada tanggal 21/08/2009 telah mengajukan keberatan atas permohonan pendaftaran merek AMIGO milik Tergugat kepada Turut Tergugat dengan alasan bahwa etiket pada merek AMlGO (berupa lukisan udang di atas krupuk) tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya dengan etiket merek Krupuk Udang Ny. SIOK milik Penggugat;

Bahwa, perbuatan Tergugat yang mendaftarkan merek Krupuk Udang
"AMIGO" yang etiket mereknya mempunyai persamaan pada pokoknya
dengan merek Ny. SIOK adalah merupakan perbuatan yang beritikad tidak
baik, baik secara hukum maupun dalam etika berbisnis yaitu ingin
membonceng ketenaran atau keterkenalan merek Krupuk Udang Ny. SIOK
dan menyesatkan konsumen Penggugat, mengingat produk krupuk udang
milik Penggugat telah dikenal enak rasanya dan kwalitas yang terjaga sejak
tahun 1935 baik oleh masyarakat di Indonesia maupun di luar Indonesia ;

Bahwa, Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, Pasal 4,
menyebutkan "Merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang
diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik" ;

Bahwa, Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf b Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek yang menyatakan sebagai berikut :

Ayat (1) Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek
tersebut :

a : “Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan
merek milik pihak lain yang sudah terdaftar terlebih dahulu untuk
barang dan/atau jasa yang sejenis";

b : "Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan
Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa
sejenis" ;

Bahwa, oleh karenanya perbuatan Tergugat sebagaimana yang telah
diuraikan di atas dapat dikwalifisir merupakan perbuatan yang tidak beritikad baik dan memiliki persamaan pada pokoknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 6 ayat 1 huruf a dan b Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek ;

Bahwa, Pasal 68 ayat 1 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek menyebutkan sebagai berikut : "Gugatan pembatalan pendaftaran Merek
dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, atau Pasal 6 ;

Bahwa, dengan demikian dikarenakan perbuatan pelanggaran merek yang dilakukan oleh Tergugat tersebut sebagaimana yang telah diuraikan di atas maka sudah sepatutnya menurut hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya membatalkan Merek Amigo milik Tergugat dengan Sertifikat Merek No. IDM000242948, tertanggal 1 April 2010 ;

Bahwa, menghukum dan memerintahkan Turut Tergugat untuk mematuhi
dan menjalankan isi putusan dalam perkara ini yakni melaksanakan
pembatalan pendaftaran merek Krupuk Udang Amigo dengan Sertifikat
Merek No. IDM000242948, kelas barang 30, tanggal pendaftaran 1 April 2010
atas nama Tergugat dari daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam
Berita Resmi Merek setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Dalam Provisi :

• Bahwa guna menghindari kerugian yang lebih lanjut dari Penggugat
  sehubungan dengan perbuatan pelanggaran hak merek yang telah dilakukan
  Tergugat, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memerintahkan Tergugat untuk tidak memproduksi, menjual dan/atau menyebarluaskan kepada khalayak ramai Krupuk Udang dengan Merek Amigo yang telah menggunakan etiket merek lukisan udang di atas krupuk yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek milik Penggugat ;

• Menyita semua krupuk udang dengan merek Amigo yang ada gambar
  udang di atas kerupuk yang pada saat ini masih beredar di pasaran ;

• Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp.10.000.000/ per hari jika lalai menjalankan putusan provisi.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan merek Krupuk Udang Amigo terdaftar dengan No. IDM000242948, kelas barang 30, tanggal pendaftaran 1 April 2010 atas nama Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek Krupuk Udang Ny. SIOK milik Penggugat ;

3. Menyatakan perbuatan pendaftaran merek Krupuk Udang Amigo terdaftar
   dengan Sertifikat Merek No. IDM000242948, kelas barang 30, tanggal pendaftaran 1 April 2010 atas nama Tergugat merupakan perbuatan beritikad tidak baik ;

4. Menyatakan batal pendaftaran merek Krupuk Udang Amigo yang terdaftar
   dengan Sertifikat Merek No. IDM000242948, kelas barang 30, tanggal
   pendaftaran 1 April 2010 atas nama Tergugat dengan segala akibat hukumnya ;

5. Menghukum dan Memerintahkan Turut Tergugat untuk mematuhi dan
   menjalankan isi putusan dengan cara melaksanakan pembatalan pendaftaran merek Krupuk Udang Amigo dengan Sertifikat Merek No. IDM000242948, kelas barang 30, tanggal pendaftaran 1 April 2010 atas nama Tergugat dari daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam berita Resmi Merek setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa, Tergugat Menolak seluruh dalil Penggugat satupun tidak ada yang
   benar, kecuali secara tegas diakui kebenarannya serta tidak bertentangan
   dengan dalil-dalil Tergugat di bawah ini ;

2. Bahwa, gugatan Penggugat tidak jelas, kabur dan obscuur Iibel berdasarkan haI-haI sebagai berikut :

1. Dalam surat gugatan Penggugat dengan jelas menyatakan : bahwa,
   merek Amigo milik Tergugat yang menggunakan etikat merek yang
   sama dengan milik Penggugat yakni etiket lukisan udang di atas
   krupuk di mana unsur-unsurnya baik gambar, susunan warna, bentuk atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut memiliki kesamaan pada pokoknya dengan merek milik Penggugat. Namum pada fakta hukum Penggugat tidak mengurai secara jelas, detail dan terperinci persamaan pada pokoknya yang dimaksudkan Penggugat baik meyangkut gambar, susunan warna, bentuk atau kombinasi dari unsur-unsurnya. Gugatan Penggugat yang demikian kabur dan tidak lengkap, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan Ditolak ;

2. Dalam gugatan Pengugat dengan tegas menyatakan "bahwa Tergugat
   telah melanggar Pasal 4 UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek,
   yakni : "merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang
   diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik". Sedangkan untuk
   dapat dinyatakan telah beritikad tidak harus ada uraian mengenai unsur
   kerugian yang dapat menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh
   atau menyesatkan konsumen, namun bilamana dicermati secara
   saksama gugatan Penggugat tidak dijumpai adanya uraian kerugian yang
   dirinci oleh Penggugat. Menurut Yurisprudensi MARl. Nomor : 294
   K/Pdt/1989 tanggal 17 Oktober 1991 : Untuk menyatakan adanya itikad
   buruk pihak pendaftar merek, harus dinyatakan dalam putusan perdata
   yang tersendiri, tidak dapat diperiksa dan dinyatakan sekaligus dalam
   putusan pembatalan pendaftaran merek. Sehingga dengan demikian
   terbukti gugatan Penggugat tidak jelas, kabur dan obscuur libel dan
   gugatan yang demikian harus dinyatakan ditolak atau setidak-
   tidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 01/HKI.MEREK/2011/PN.Niaga.Sby. tanggal 11 Mei 2011 yang amarnya sebagai berikut :

1. D ALAM PROVISI ;

• Menolak gugatan Provisi yang diajukan Penggugat ;

2. DALAM EKSEPSI :

• Menolak seluruh eksepsi yang diajukan oleh Tergugat ;

3. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;

2. Menyatakan merek kerupuk udang Amigo terdaftar dengan No. IDM 000242948, kelas barang 30, tanggal pendaftaran 01 April 2010 atas nama Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek Udang Ny. Siok milik Penggugat ;

3. Menyatakan perbuatan pendaftaran merek kerupuk udang Amigo terdaftar dengan Sertifikat merek No.IDM000242948 kelas barang 30, tanggal pendaftaran 01 April 2010 atas nama Tergugat merupakan perbuatan beritikad tidak baik;

4. Menyatakan batal pendaftaran merek kerupuk udang Amigo yang terdaftar dengan Sertifikat merek No.lDM 000242948, kelas barang 30, tanggal pendaftaran 01 April 2010 atas nama Tergugat dengan segala akibat hukumnya ;

5. Menghukum dan memerintahkan Turut Tergugat untuk mematuhi dan menjalankan isi putusan dengan cara melaksanakan pembatalan pendaftaran merek krupul udang Amigo dengan Sertifikat Merek No. IDM 000242948, kelas barang 30, tanggal pendaftaran 01 April 2010 atas nama Tergugat dari daftar umum merek dan mengumumkannya dalam berita resmi merek setelah putsan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.647.000,- (enam ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut diucapkan dengan hadirnya kuasa Tergugat pada tanggal 11 Mei 2011, kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei 2011 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 25 Mei 2011 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi Nomor 01/HKI. MEREK/2011/PN.Niaga.Surabaya yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pegadilan Negeri Surabaya, permohonan mana disertai oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diteima dikepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 01 Juni 2011 ;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi/Penggugat yang pada tanggal 07 Juni 2011 telah disampaikan salinan memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat, diajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 13 Juni 2011 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan dengan pertimbangan hukum Judex Facti pada halaman 21, karena pertimbangan hukum dimaksud sangat sumir dan tidak memberikan alasan-alasan yang masuk akal, karena :

   1. Bahwa, gugatan Termohon Kasasi tidak jelas, kabur dan obscuur karena di dalam surat gugatan Termohon Kasasi dengan jelas menyatakan : bahwa, merek Amigo milik Pemohon Kasasi yang menggunakan etiket merek yang sama dengan milik Termohon Kasasi yakni etiket lukisan udang di atas krupuk di mana unsur-unsurnya
      baik gambar, susunan warna, bentuk atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut memiliki kesamaan pada pokoknya dengan merek milik Termohon Kasasi. Namum pada fakta hukum Termohon Kasasi tidak mengurai secara jelas, detail dan terperinci persamaan pada pokoknya yang dimaksudkan Termohon Kasasi baik menyangkut gambar, susunan warna, bentuk atau kombinasi dari unsur-unsurnya. Gugatan
      Termohon Kasasi yang demikian kabur dan tidak lengkap, oleh karena itu gugatan Termohon Kasasi harus dinyatakan ditolak ;

   2. Bahwa di dalam gugatan Termohon Kasasi dengan tegas menyatakan "Bahwa Pemohon Kasasi telah melanggar Pasal 4 UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, yakni : "Merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik. Sedangkan untuk dapat dinyatakan telah beritikad tidak baik harus ada uraian mengenai unsur kerugian yang dapat menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen, namun bilamana dicermati secara seksama gugatan Termohon Kasasi tidak dijumpai adanya uraian kerugian yang dirinci oleh Termohon Kasasi. Menurut Yurisprudensi MARl Nomor 294 K/Pdt/1989, tanggai 17 Oktober 1991 : "Untuk menyatakan adanya itikad buruk pihak pendaftar merek, harus dinyatakan dalam putusan perdata yang tersendiri, tidak dapat diperiksa dan dinyatakan sekaligus dalam putusan pembatalan pendaftaran merek. Sehingga dengan demikian terbukti gugatan Termohon Kasasi tidak jelas, kabur dan obscuur libel dan gugatan yang
      demikian harus dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima ;

2. Bahwa Pemohon Kasasi tetap pada pendiriannya tentang eksepsi sebagaimana telah diungkapkan dalam kesimpulan ;

3. Berdasarkan pada uraian-uraian di atas, maka gugatan Termohon Kasasi tidak jelas, kabur dan obscuur, sehingga gugatan Termohon Kasasi yang demikian haruslah ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

4. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan dengan pertimbangan hukum Judex Facti pada halaman 23 s/d 24, yang selengkapnya dikutip sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah majelis mempelajari bukti-bukti surat baik yang diajukan Penggugat maupun Tergugat, maka merek milik Penggugat gambar utamanya adalah udang menghadap ke kanan berada di atas kerupuk, juga merek milik Tergugat gambar utamanya adalah udang menghadap ke kanan berada di atas kerupuk, sedangkan produknya sama yaitu kerupuk udang;

Menimbang, bahwa bilamana konsumen akan membeli produk tersebut yang akan terlihat lebih dahulu adalah gambar udang menghadap ke kanan;

Menimbang, bahwa komposisi warna merek milik Penggugat dengan merek milik Tergugat adalah sama pula;

Menimbang, bahwa dengan demikian merek milik Tergugat ada
persamaan pada pokoknya dengan merek milik Penggugat, yaitu gambar udang menghadap ke kanan dengan komposisi warna yang sama;

Menimbang, bahwa dengan demikian merek milik Tergugat sebagaimana P-4, T-1, P-3/6F sama pada pokoknya dengan merek milik Penggugat sebagaimana dalam bukti P-2A dan T-6 ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum ke 2 (dua) gugatan Penggugat haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat tidak dapat membuktikan dalil 'sangkalannya, maka dalil-dalil Tergugat haruslah dikesampingkan, demikian pula dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat haruslah dikesampingkan ;

Bahwa pertimbangan hukum tersebut di atas adalah keliru dan menyesatkan, karena Judex Facti telah memberikan pertimbangan hukum tanpa memperhatikan dengan seksama merek-merek yang menjadi sengketa dalam perkara a quo, karena alasan-alasan berikut ini :

4.1. Bahwa merek-merek yang bersengketa saat ini adalah berbeda sama sekali, karena merek yang didaftarkan oleh Pemohon Kasasi adalah AMIGO, sementara merek yang didaftarkan oleh Termohon Kasasi adalah NY. SIOK ;

4.2. Bahwa Judex Facti telah melampaui kewenangannya dengan memperbandingkan kemasan kedua merek yang bersengkata dan sampai pada kesimpulan adanya persamaan pada pokoknya antara merek-merek yang bersengketa, dan untuk memudahkan Majelis Hakim Kasasi untuk memberikan pertimbangan hukumnya, maka dengan ini ditampilkan kedua kemasan dari kedua merek yang bersengketa sebagai gambar dalam memori kasasi halaman 10 ;

4.3. Bahwa berdasarkan perbandingan kedua kemasan tersebut di atas, merek "AMIGO" tidak dapat dikwalifikasikan mempunyai persamaan pada pokoknya maupun keseluruhan dengan merek "Ny. Siok,". Bahwa merek “AMIGO” milik Pemohon Kasasi tidak sama atau berbeda dengan merek Termohon Kasasi "Ny.Siok" (baik dalam hal kata-kata, ucapan, bentuk, maupun huruf). Demikian pula mengenai etiket
merek yang melekat pada merek "Ny.Siok" milik Termohon Kasasi (baik dalam hal gambar, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsurnya), sehingga adanya daya pembeda yang menonjol mengenai unsur-unsur yang terdapat pada merek milik Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi, justru bagi konsumen akan sangat mudah untuk membedakan antara merek "Ny. Siok" milik Termohon Kasasi dan merek "AMIGO" milik Pemohon Kasasi. Unsur-unsur yang menonjol antara merek Termohon Kasasi dan Pemohon Kasasi tidak menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut ada daya pembedanya;

4.4. Bahwa perbedaaan pada kemasan juga sangat menyolok karenanya adalah tidak mungkin menyesatkan konsumen sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Judex Facti, dan pertimbangan ini selayaknya dibatalkan dalam tingkat kasasi ini dengan alasan-alasan sebagai berikut :

4.4.1. Bahwa baik Merek "AMIGO" milik Pemohon Kasasi maupun Merek "NY. SIOK" milik Termohon Kasasi, terbukti adalah tidak mempunyai persamaan pada pokoknya maupun pada keseluruhannya, seperti terlihat dalam gambar halaman 11 memori kasasi ;

4.4.2. Bahwa pada uraian warna Merek "Ny.Siok" milik Termohon Kasasi : hitam, putih, abu-abu, kuning, merah, dan orange, sedangkan merek "AMIGO" milik Pemohon Kasasi berwarna Merah, Biru, Kuning Muda, Hitam dan Putih;

4.4.3. Bahwa pada Arti bahasa/huruf/angka asing pada Merek "Ny SIOK", milik Termohon Kasasi : merupakan penamaan, sedangkan pada Merek "AMIGO" milik Pemohon Kasasi : AMIGO + Lukisan, merupakan suatu penamaan, sehingga posisi udang yang menghadap ke kanan maupun gambar kentang serta komposisi warna tidak dapat diklaim sebagai suatu
hak eksklusif karena bukan merupakan bagian pokok dari merek milik Termohon Kasasi;

4.4.4. Bahwa aplikasi Merek Dagang yang ditonjolkan sebagai pembeda merek "Ny. Siok" milik Termohon Kasasi: huruf terbaca Krupuk Udang, Shrimp crackers, Ny. Siok, gambar pita bertulis "istimewa", Gambar Udang, Gambar Krupuk Besar, bingkai kotak tertulis; Netto 500 g, Toko Saerah Jalan Gajah Mada 34
Sidoarjo, terkenal Sejak Th. 1935, P-IRT : 206351501103;

4.4.5. Bahwa pada merek "AMIGO" milik Pemohon Kasasi : huruf terbaca Krupuk Udang (juga tertulis dalam 4 bahasa asing: Inggris, Arab, Belanda dan China), Export Quality, Amigo, Lebel Halal, Bingkai Oval tertulis Netto 500g, Gambar Udang Kecil, Indonesia Foodstuff Specialities, Gambar Krupuk kecil,
Manufactures and Packed by: Legong Bali Sidoarjo-Indonesia, dan BPOM RI MD : 255413008087 ;

4.5. Bahwa Pemohon Kasasi menolak keras pertimbangan hukum dari Judex Facti yang menegaskan antara Merek "Ny. Siok” milik Termohon Kasasi dengan Merek "Amigo" milik Pemohon Kasasi mempunyai persamaan pada pokoknya khususnya pada etiket mereknya. Mengingat etiket merek bergambar krupuk dan udang merupakan merek dagang yang umum banyak dijumpai konsumen, di mana etiket merek tersebut digunakan para produsen yang produksi Krupuk Udang. Sebagaimana pula umumnya Produksi Krupuk lkan etiket merek dagangnya Krupuk dan lkan, Produksi Krupuk Cumi etiket merek dagangnya gambar krupuk dan cumi, dan sebagainya. Etiket merek
bergambar Krupuk dan Udang bukan milik Termohon Kasasi saja, tetapi banyak produsen Krupuk Udang mengemas produknya dalam etiket merek gambar Krupuk dan Udang baik, seperti contoh dalam memori kasasi halaman 12 ;

5. Bahwa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, pengertian merek itu sendiri adalah "tanda berupa gambar, kata-kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa". Dari uraian pengertian di atas dapat disimpulkan kegunaan suatu merek adalah untuk
membedakan barang-barang/jasa sejenis lainnya, merek berfungsi membedakan produk yang satu dengan yang lainnya, Dan selanjutnya dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia pada putusan perkara No. 279 PK/Pdt/1992 tertanggal 6 Januari 1998, menyebutkan bahwa merek yang sarna secara keseluruhan atau pada pokoknya adalah:

- Merek yang sama bentuk (similarity of form) ;

- Merek yang sama komposisi (similarity of combination) ;

- Merek yang sama unsur elemen (similarity of elements) ;

- Merek yang memiliki persamaan bunyi (sound similarity) ;

- Merek yang memiliki persamaan ucapan (phonetic similarity) ;

- Merek yang memiliki persamaan penampilan (similarity of appearance) ;

Dari Yurisprudensi tersebut di atas terlihat bahwa antara merek "NY.SIOK" milik Termohon Kasasi tidak memiliki persamaan pada pokoknya dan/atau keseluruhannya dengan merek "AMIGO" milik Pemohon Kasasi ;

6. Bahwa dengan demikian pertimbangan hukum Judex Facti tentang adanya persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya antara merek milik Pemohon Kasasi dengan merek atas nama Termohon Kasasi haruslah ditolak;

7. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan dengan pertimbangan hukum Judex Facti pada halaman 24 s/d 25, yang selengkapnya dikutip kembali sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Tergugat semula mendaftarkan mereknya
sebagaimana dalam bukti P-5A bahwa gambar udang ada di sudut kemasan
dengan warna kuning dan coklat kemudian diperpanjang sebagaimana dalam bukti P-5B gambar udang masih seperti dalam bukti P-5A dan diperpanjang lagi sebagaimana dalam bukti P-4 dan gambar P-3/6F gambar udang sudah berada di tengah dengan warna dan posisi seperti/sama dengan merek milik Penggugat sebagaimana dalam bukti P-2A;

Menimbang, bahwa ternyata bahwa merek milik Tergugat sebagaimana dalam bukti P-3/6F dan P-4 didaftarkan pada tanggal 01 April 2010 dan tanggal penerimaan 03 Desember 2007, sedangkan merek milik Penggugat sebagaimana dalam bukti P-1 dan P-2A tanggal pendaftaran 13 Juni 2008 tanggal pengajuan 11 Oktober 2006 dengan kelas barang dan jasa yang sama yaitu 30;

Menimbang, bahwa dengan demikian bahwa merek milik Penggugat
telah didaftar lebih dahulu, karenanya Tergugat beriktikad tidak baik dengan
mendaftarkan mereknya sebagaimana dalam bukti P-3/6F dan bukti P-4, T-
1, T -5 sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang RI No. 15 Tahun
2001 tentang Merek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, karenanya petitum ke 3 (tiga) gugatan Penggugat haruslah
dikabulkan;

Menimbang, bahwa terbukti dalam mendaftarkan mereknya tersebut
Tergugat beriktikad tidak baik sesuai dengan Pasal 68 ayat 1 Undang-Undang RI No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, karenanya petitum ke 4 (empat) gugatan Penggugat haruslah dikabulkan ;

Bahwa pertimbangan tersebut di atas jelas keliru dan menyesatkan, dan jelas menghambat hak setiap orang untuk berusaha secara jujur dan adil, adapun keberatan-keberatan Pemohon Kasasi adalah sebagai berikut :

7.1. Bahwa dengan telah terdaftarnya merek dagang Kerupuk Udang "Ny. Siok" dengan etiket lukisan udang di atas kerupuk, yang terdaftar dalam Sertifikat Merek atas nama Yulius/Yulianto Tjahyono/Termohon Kasasi, bernomor: IDM000164701, tertanggal 27 Maret 2009 dan demikian pula dengan telah terdaftarnya merek Kerupuk Udang "Amigo", terdaftar dengan No. IDM000242948 dengan tanggal penerimaan 3 Desember 2007 dan tanggal pendaftaran Sertifikat 1 April 2010 atas nama PT.
Legong Bali Nusantara/Pemohon Kasasi secara berdampingan dalam Daftar Umum Merek, membuktikan bahwa Pemohon Kasasi selaku pemilik merek "Amigo" dan Termohon Kasasi selaku pemilik merek "Ny, Siok" telah mempunyai Hak Eksklusif berdasarkan Pasal 3 UU No. 15 Tahun 2001, dalam arti Negara telah memberikan perlindungan hukum kepada pemilik merek yang telah mendaftar untuk masing-masing jenis barang yang dilindunginya. Hal tersebut, sesuai dengan permohonan
pendaftarannya, berdasarkan ketentuan Pasal 3 Jo. Pasal 28 UU No. 15/2001 tentang Merek. Termohon Kasasi maupun Pemohon Kasasi telah mendapatkan hak eksklusif dari Negara R.I. masing-masing untuk menggunakan sendiri merek tersebut dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun semenjak tanggal penerimaan dan sesudahnya jangka waktu perlindungan merek itu masih dapat diperpanjang;

7.2. Bahwa merek Pemohon Kasasi telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek, karena merek hanya dapat didaftarkan oIeh Pemilik Merek yang beriktikad baik, hal mana dapat dibuktikan telah diterbitkan Sertifikat "Amigo" oleh Turut Pemohon Kasasi dan hal tersebut telah melalui tahapan-tahapan / prosedur sebagaimana ditentukan dalam UU No. 15 Tahun 2001 yakni :

• Melalui tahapan pengajuan permohonan pendaftaran merek (Pasal 7);

• Melalui tahapan Pemeriksaan Substantif (Pasal 18, 19 & 20) ;

• Melalui tahapan Pengumuman Permohonan (PasaI 21, 22, & 23) ;

7.3. Bahwa dengan telah dilaluinya semua tahapan-tahapan tersebut di atas oleh Pemohon Kasasi, maka terbukti bahwa permohonan pendaftaran merek yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 4, 5 dan 6 UU No. 15/2001 tentang Merek dan karenanya terbukti pula bahwa pendaftaran merek oleh Pemohon Kasasi didasari adanya iktikad baik, karena telah mendaftarkan
mereknya secara layak dan jujur tanpa niat apapun untuk membonceng, meniru atau meniru ketenaran merek milik Termohon Kasasi demi kepentingan usahanya yang berakibat merugikan pihak lain atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen;

7.4. Bahwa selanjutnya untuk dapat memberikan kesimpulan bahwa adanya iktikad buruk/iktikad tidak baik dari Pemohon Kasasi dengan mendaftarkan merek "Amigo" tidak hanya sebatas bukti P-3 s/d P-5, melainkan juga harus adanya putusan perdata yang tersendiri, karena adanya iktikad buruk tidak dapat diperiksa dan dinyatakan sekaligus dalam putusan pembatalan pendaftaran merek (Vide Yurisprudensi MARl No. 294 K/Pdt/1989, tanggal 17 Oktober 1991), sedangkan
sampai saat ini putusan pengadilan perdata terhadap hal tersebut tidak pernah ada, sehingga berdasarkan hal tersebut permintaan Termohon Kasasi untuk membatalkan atau setidak-tidaknya menyatakan batal pendaftaran merek "Amigo" milik Pemohon Kasasi atas dasar surat bukti P-3 s/d P-5 patut adalah tidak beralasan dan sudah sepatutnya bila putusan Judex Facti ini dibatalkan dalam tingkat kasasi ini;

7.5. Bahwa bukti tertanda P-6.A s/d P-6.F yang diajukan oleh Termohon Kasasi untuk membuktikan adanya itikad tidak baik pada diri Pemohon Kasasi adalah sangat tidak relevan apabila harus dikaitkan dengan perkara a quo, hal mana dikarenakan bahwa surat bukti a quo adalah mengenai penerapan ketentuan UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, yang mana jelas mempunyai konstruksi hukum yang
berbeda dengan ketentuan UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek dan terlebih lagi bahwa putusan perkara tesebut belum dinyatakan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

7.6. Bahwa pendaftaran merek milik Pemohon Kasasi "AMIGO" pada Turut Termohon Kasasi yang telah pula berulangkali diperpanjang pendaftarannya dengan menggunakan etiket merek yang sama/ konsisten menunjukkan adanya iktikad baik dari Pemohon Kasasi, hal mana tidak dapat dikaitkan dengan perkara a quo karena pendaftaran terakhir yang sedikit berbeda dengan pendaftaran merek lainnya yang
dimiliki oleh Pemohon Kasasi adalah menyesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan pasar dan sudah seharusnya terdaftar terlebih dahulu dalam daftar umum Merek barulah dapat dipergunakan dalam perdagangan barang, dimana proses ini telah dilalui oleh Pemohon Kasasi, sehingga terdaftar di bawah No. Reg. IDM000242948, tanggal 01 April 2010. Bahwa dengan demikian dikarenakan dalil-dalil gugatannya Termohon Kasasi tidak dapat menguraikan secara jelas, detail dan terperinci besarnya kerugian yang diderita Termohon Kasasi serta tidak dapat membuktikan apakah pendaftaran merek Pemohon Kasasi ingin membonceng atau meniru ketenaran merek milik Termohon Kasasi demi kepentingan usahanya sebagai aplikasi bahwa Pemohon Kasasi telah melakukan iktikad buruk, sehingga merugikan
Termohon Kasasi, sebagaimana yang didalilkan dalam gugatannya, dengan demikian dalam permasalahan ini jelas yang menjadi patokan untuk menentukan seseorang telah melakukan iktikad buruk bukan karena adanya pendaftaran yang konsisten melainkan karena adanya kerugian pada pihak lain atau menyesatkan konsumen (Vide Penjelasan Pasal 4 UU No. 15/2001);

7.7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas terbukti bahwa tidak ada iktikad buruk/iktikad tidak baik yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi dalam pendaftaran merek "Amigo", karena pendaftaran milik Pemohon Kasasi "Amigo" telah sesuai prosedur hukum yang berlaku serta telah pula dilengkapi dengan persyaratan yang telah ditentukan ;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka hendaknya keputusan Judex Facti dalam perkara a quo dibatalkan oleh Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi ini ;

9. Bahwa Pasal 30 ayat (1) huruf c Undang-Undang No.5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung R.I., tidak memberikan definisi atau pengertian tentang "Telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan”. Akan tetapi di dalam praktek berkembang pengertian yang sama yakni kewajiban hakim untuk memberikan pertimbangan yang cukup pada putusan yang dijatuhkannya dengan kata lain disebut juga dengan "MOTIVERINGSPLICHT";

10. Bahwa putusan Hakim yang dianggap tidak memberikan pertimbangan yang cukup pada putusan yang dijatuhkannya, haruslah memenuhi salah satu kriteria-kriteria di bawah ini :

1. Apabila diabaikan suatu dalil (yang dapat memberi arah untuk suatu
   kesimpulan lain yang berbeda);

2. Apabila diabaikan suatu sanggahan atau keberatan (terhadap hasil
   pemeriksaan ahli);

3. Apabila diabaikan suatu penawaran/kesanggupan untuk membuktikan suatu perintah untuk suatu sumpah pemutus;

4. Apabila putusan itu tidak memberikan gambaran yang jelas tentang jalan
   pikiran yang diikuti (Hakim);

5. Tidak memberikan gambaran yang jelas tentang penilaian terhadap keadaan-keadaan yang meliputi (suatu hal/peristiwa tertentu);

6. Apabila putusan itu secara umum dapat dikatakan sebagai suatu putusan yang tidak dapat dimengerti atau tidak jelas;

7. Apabila putusan itu didasarkan atas suatu kekhilafan;

8. Apabila dilupakan suatu pemutusan tentang sesuatu hal tertentu.

(dikutip dari buku "ANEKA MASALAH HUKUM DAN HUKUM ACARA PERDATA", Setiawan, S.H. terbitan ALUMNI, Bandung, cetakan 1/1992, haI 388) ;

11.Bahwa berpijak terhadap kriteria-kriteria tersebut di atas maka putusan Judex Facti dalam perkara a quo telah tidak memenuhi persyaratan huruf a, d, e, f & h. Dengan kata lain putusan Judex Facti dalam perkara a quo tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup atau kurang cukup mempertimbangkan (niet voeldoende gemotiveerd), sehingga sudah sepatutnya dibatalkan dalam tingkat kasasi (vide putusan MARl No. 638
K/Sip/1969, tanggal 22 Juli 1970 jo putusan MARl No.9 K/Sip/1972, tanggal 19 Agustus 1972 jo putusan MARl No. 672 K/Sip/1972, tanggal 18 Oktober 1972 jo putusan MARl No.588 K/Sip/1975, tanggal 13 Juli 1976). Hal mana jelas terlihat bahwa pertimbangan hukum Judex Facti seharusnya menolak gugatan Termohon Kasasi, karena Termohon Kasasi tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya berdasarkan atas bukti-bukti yang diajukannya (melanggar ketentuan Pasal 163-164 HIR/1865-1866 KUH. Perdata dan Yurisprudensi Tetap MARl), sedangkan pada sisi lainnya Pemohon Kasasi berhasil mempertahankan dalil-dalil sangkalannya antara lain :

• Pemohon Kasasi adalah pemilik dan pemakai pertama di Indonesia untuk Merek "AMIGO" khususnya dalam kelas 30;

• Persamaan pada pokoknya antara merek milik Pemohon Kasasi dengan merek atas nama Termohon Kasasi, haruslah melihat kepada Sertifikat Pendaftaran Mereknya dan hal-hal apa yang didaftarkan, dengan demikian memperbandingkan kemasannya adalah bukan kewenangan peradilan niaga melainkan kewenangan peradilan perdata sebagaimana sudah menjadi Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 2482 K/Pdt/1991, tanggal 14 Agustus 1995 jo putusan Pengadilan Tinggi DKI. Jakarta No. 560/Pdt/1990/PT.DKI, tanggal 05 Maret 1991 jo putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 87/Pdt.G/1990/PN.Jkt.Pst, tanggal 12 September 1990, dalam perkara kemasan pembungkus coklat, antara NV. PERUSAHAAN DAGANG DAN INDUSTRI CERES melawan PT. MULTI RASA SARANA AGUNG, dengan kemasan sebagaimana terlihat gambar dalam memori kasasi halaman 7 ;

• Itikad tidak baik dari Pemohon Kasasi pada saat mengajukan permohonan pendaftaran Merek AMIGO, jelas tidak terbukti karena sebelum AMIGO terdaftar sebagai merek telah melalui berbagai proses dan terakhir sebelum terdaftar dalam Daftar Umum Merek, Termohon Kasasi pernah mengajukan keberatan, yang akhirnya ditolak oleh Turut Termohon Kasasi dan selanjutnya mendaftarkan merek "AMIGO" atas nama Pemohon Kasasi dalam Daftar Umum Merek;

Dari ketiga alasan-alasan tersebut di atas, ternyata Judex Facti tidak mempertimbangkannya sama sekali tentang tidak adanya persamaan pada pokoknya atau banyaknya daya pembeda antara merek milik Termohon Kasasi dan merek milik Pemohon Kasasi, maupun tentang tidak terbuktinya itikad tidak baik dari Termohon Kasasi ;

12.Bahwa ketentuan Pasal 25 Undang-Undang No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa : "segala putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili". Ketentuan pasal ini merupakan dasar dari kewajiban seorang Hakim untuk memberikan motivering yang cukup bagi putusannya. Dalam hal tidak adanya motivering ataupun dalam hal suatu motivering dianggap tidak memadai, maka
Mahkamah Agung dapat membatalkan putusan tersebut di tingkat kasasi;

13.Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. No. 03 Tahun 1974 jo Surat Edaran Mahkamah Agung Rl. No. 04 Tahun 1977, ketentuan pasal 25 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman RI. No.4 Tahun 2004, telah dikukuhkan secara lebih jelas dan tegas dan menjadi salah satu alasan bagi Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan Pengadilan bawahan, apabila tidak ada suatu motivering yang cukup dalam suatu putusan
hakim, yang intinya berbunyi: "dengan tidak/kurang memberikan pertimbangan/ alasan, bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara (vormverzuim) yang dapat mengakibatkan batalnya putusan Pengadilan yang bersangkutan di tingkat kasasi";

14.Bahwa kewajiban seorang Hakim untuk memberikan motivering yang cukup bagi putusannya sesuai dengan pendapat Setiawan, S.H. dalam bukunya "ANEKA MASALAH HUKUM DAN HUKUM ACARA PERDATA", terbitan ALUMNI, Bandung, cetakan I/1992. Hal 372, menjelaskan bahwa :

Adanya kewajiban bagi seorang hakim untuk memberikan suatu motivering
terhadap putusan-putusannya memberikan jaminan akan adanya suatu "fair
hearing" ;

Motivering suatu vonnis diperlukan agar supaya para pihak (dan pencari
keadilan lainnya) dapat mengerti mengapa hakim sampai kepada suatu
putusan yang demikian. Tidaklah cukup apabila hakim di dalam putusannya
hanya menyatakan bahwa dari keterangan saksi-saksi dan dapat disimpulkan bahwa gugatan Pemohon Kasasi telah terbukti ;

Motivering diperlukan agar hakim dalam pemeriksaan di tingkat yang lebih
tinggi dapat meneliti serta menelusuri dan menilai apakah konstatering
hakim pertama sejauh mengenai fakta-faktanya telah tepat dan benar dan
apakah dengan demikian penerapan hukum terhadap fakta-fakta tersebut
sudah tepat dan benar pula. Oleh karenanya maka kewajiban bagi seorang
hakim untuk memberikan dasar pertimbangan yang cukup bagi putusan-
putusannya berhubungan erat dan tidak dapat dipisah-pisahkan dengan
sistem pemeriksaan dalam dua tingkatan peradilan tingkat pertama dan
peradilan tingkat banding. Bahkan Mahkamah Agung, di tingkat kasasi
dapat membatalkan putusan Pengadilan (baik Pengadilan Negeri ataupun
Pengadilan Tinggi) atas dasar pertimbangan bahwa putusan itu tidak
diberikan pertimbangan yang cukup (niet voldoende gemotiveerd).

15. Bahwa pendapat tersebut di atas sejalan dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI. antara lain putusan MARl No. 384 K/Sip/1961, tanggal 4 Juli 1961 jo putusan MARl No. 698 K/Sip/1969, tanggal 18 Desember 1970 jo putusan MARI No. 638 K/Sip/1969, tanggal 22 Juli 1970 jo putusan MARl No. 9 K/Sip/1972, tanggal 19 Agustus 1972 jo putusan MARl No. 072 K/Sip/ 1972, tanggal 10 Oktober 1972 jo putusan MARl No. 672 K/Sip/1972, tanggal 18 Oktober 1972 jo putusan MARl No. 588 K/Sip/1975, tanggal 13 Juli 1976. Dengan demikian mohon kiranya Majelis Hakim kasasi dalarn perkara a quo berkenan melihat lagi pertimbangan hukum dari Judex Facti yang nyata-nyata telah tidak cukup memberikan pertimbangan hukum atas Jawaban, dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dan selanjutnya dengan mengadili sendiri membatalkan putusan Judex Facti ini;

16.Bahwa menurut pendapat ahli hukum Prof. R. Subekti, S.H., dalam bukunya Hukum Pembuktian, Pradnya Paramita, Jakarta, Cetakan Ke 11, 1995, halaman 15, menyatakan :

"Suatu masalah yang sangat penting dalam hukum pembuktian adalah
masalah pembagian beban pembuktian. Pembagian beban pembuktian
harus dilakukan dengan adil dan tidak berat sebelah, karena suatu
pembagian beban pembuktian yang berat sebelah berarti a priori
menjerumuskan pihak yang menerima beban yang terlampau berat dianggap
sebagai suatu soal hukum atau yuridis, yang dapat diperjuangkan sampai
tingkat kasasi di muka pengadilan kasasi, yaitu Mahkamah Agung.
Melakukan pembagian beban pembuktian yang tidak adil dianggap sebagai
suatu pelanggaran hukum atau undang-undang yang merupakan alasan bagi Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan Hakim atau pengadilan yang bersangkutan” ;

17.Bahwa berkaitan dengan pendapat tersebut di atas, maka bukti-bukti yang diajukan Pemohon Kasasi di pengadilan tingkat pertama secara jelas dan tegas telah menunjukkan bahwa :

1. Pemohon Kasasi adalah pemilik dan pemakai pertama di Indonesia untuk Merek "AMIGO" khususnya dalam kelas 30 ;

2. Persamaan pada pokoknya antara merek milik Pemohon Kasasi dengan merek atas nama Termohon Kasasi, haruslah melihat kepada Sertifikat Pendaftaran Mereknya dan hal-hal apa yang didaftarkan, dengan demikian memperbandingkan kemasannya adalah bukan kewenangan peradilan niaga melainkan kewenangan peradilan perdata sebagaimana sudah menjadi yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 2482
   K/Pdt/1991, tanggal 14 Agustus 1995 jo putusan Pengadilan Tinggi DKI. Jakarta No. 560/Pdt/1990/PT.DKI, tanggal 05 Maret 1991 jo putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 87/Pdt.G/1990/PN.Jkt.Pst, tanggal 12 September 1990, dalam perkara kemasan pembungkus coklat, antara NV. PERUSAHAAN DAGANG DAN INDUSTRI CERES melawan PT. MULTI RASA SARANA AGUNG, dengan kemasan sebagaimana terlihat gambar di dalam memori kasasi halaman 19 ;

3. Itikad tidak baik dari Pemohon Kasasi pada saat mengajukan permohonan pendaftaran merek AMIGO, jelas tidak terbukti karena sebelum terdaftar telah melalui berbagai proses dan terakhir sebelum terdaftar Termohon Kasasi pernah mengajukan keberatan, yang akhimya ditolak oleh Turut Termohon Kasasi dan selanjutnya mendaftarkan merek "AMIGO" atas nama Pemohon Kasasi dalam Daftar Umum
   Merek ;

18.Bahwa kiranya patut menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim Kasasi dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo di tingkat kasasi yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. No. 06 PK/N/HaKI/2004, tanggal 21 Maret 2006, dalam perkara antara EVELINA NATADlHARDJA melawan BONCAFE INTERNATIONAL, Pte Ltd ;

19.Bahwa uraian-uraian tersebut di atas adalah sejalan dengan yurisprudensi MARl di mana Mahkamah Agung sebagai "PEMBENTUK HUKUM" kiranya akan tanggap atas permasalahan ini dan menafsirkan hukum sebagaimana dimaksudkan oleh para pembuatnya, yaitu :

1. Memberi perlindungan kepada pihak pemakai pertama yang telah bersusah payah membuat dan menciptakan pasar bagi produk-produk yang bermutu baik buatan Indonesia sendiri ;

2. Tidak memberi perlindungan hukum kepada pihak yang beritikad buruk dan bersaing secara curang;

3. Memberi perlindungan kepada konsumen;

4. Menjaga ketertiban umum di segala sektor termasuk sektor perdagangan;

Bahwa usaha pemerintah Indonesia belakangan ini di bidang perIindungan Hak Kekayaan Intelektual termasuk Merek dagang perIu didukung. Usaha tersebut diperlukan untuk menjaga ketertiban umum, mengembangkan hubungan dagang dengan luar negeri serta menjaga citra Indonesia sebagai Negara Hukum, selanjutnya, usaha tersebut hanya bisa berhasil jika Mahkamah Agung sebagai "Pembentuk Hukum" juga bersikap sejalan dengan cara antara lain menghindari penerapan kaedah hukum secara kaku dan bertentangan dengan rasa keadilan ;

20.Bahwa Judex Facti dalam membuat keputusannya ternyata tidak memberikan pertimbangan hukum secara adil atas bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara dan pada gilirannya justru mengabaikan sama sekali bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, dengan demikian putusan Judex Facti telah mengabaikan faktor
pertimbangan hukum dan dasar hukum yang menjadi dasar putusan, sehingga putusan yang demikian dianggap tidak dipertimbangkan secara profesional atau "UNPROFESSIONAL JUDGEMENT' dan pada akhirnya putusan seperti itu dianggap tidak mampu memberi "RATIO DECIDENDI” (dasar alasan pertimbangan yang jelas). Bahwa menurut Yurisprudensi MARl, maka putusan seperti itu patut untuk dibatalkan dalam tingkat
kasasi. Adapun Yurisprudensi dimaksud dikutip sebagai berikut :

"Tiap penolakan atas suatu petitum disertai pertimbangan mengapa
ditolaknya". (putusan Mahkamah Agung RI. No. 698 K/Sip/1969, tanggaI 18-12-1970)" ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

• Merek yang didaftarkan oleh Pemohon Kasasi adalah Amigo, sedang merek yang didaftarkan Termohon Kasasi adalah Ny. Siok ;

• Merek Amigo dan Ny. Siok tidak sama/berbeda baik dalam hal kata, ucapan, bentuk maupun huruf. Demikian pula etiket merek yang melekat pada merek Ny. Siok dalam gambar, susunan warna, kombinasi dan unsur-unsurnya, sehingga dengan adanya pembeda yang menonjol justru bagi konsumen akan sangat mudah untuk membedakan antara merek Ny. Siok dan Amigo dan tidak akan menyesatkan konsumen ;

• Mengenai etiket merek bergambar krupuk dan udang merupakan merek dagang yang umum banyak dijumpai konsumen, di mana etiket merek tersebut digunakan para produsen yang produksi krupuk udang ;

• Permohonan pedaftaran merek oleh Pemohon Kasasi telah melalui tahapan-tahapan/prosedur yang ditentukan Undang-Undang No.15 Tahun 2001, sehingga pendaftaran tersebut didasari itikad baik ;

• Dengan pertimbangan tersebut maka tidak terdapat adanya persamaan pada pokoknya diantara merek Amigo dan Ny. Siok ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PT. LEGONG BALI NUSANTARA dan membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 01/HKI.MEREK/2011/PN.Niaga.Sby. tanggal 11 Mei 2011 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT. LEGONG BALI NUSANTARA tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 01/HKI.MEREK/2011/PN.Niaga.Sby. tanggal 11 Mei 2011 ;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM PROVISI :

• Menolak gugatan Provisi yang diajukan Penggugat ;

DALAM EKSEPSI :

• Menolak seluruh eksepsi yang diajukan oleh Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

• Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;

Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 2 Februari 2012 oleh Dr. H. MOHAMMAD SALEH, SH.,MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. ABDURRAHMAN, SH.,MH., dan Prof. REHNGENA PURBA, SH.,MS., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh RITA ELSY, SH., MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota : K e t u a,

ttd./Dr.H.ABDURRAHMAN,SH.,MH. ttd./Dr.H.MOHAMMAD SALEH, SH.,MH.

ttd./Prof.REHNGENA PURBA, SH.,MS.

Panitera Pengganti,

ttd./RITA ELSY, SH., MH.

Biaya-biaya :

1. Meterai …………………… Rp. 6.000,-

2. Redaksi ………………… Rp. 5.000,-

3. Administrasi kasasi .…… Rp. 4.989.000,-

J u m l a h ………… Rp.5.000.000,-

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH., MH.

NIP. 19591207 198512 2 002